一、引言

眾所周知，若專利修改超范圍，在專利無(wú)效程序中可用專利法第三十三條(以下簡(jiǎn)稱法33條)作為無(wú)效理由。根據(jù)法33條的規(guī)定，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。因此，在引用法33條作為無(wú)效理由時(shí)，前提條件是要明確何為原申請(qǐng)文件，即確定修改文本的比較對(duì)象。

按照通常理解，原申請(qǐng)文件應(yīng)為本案提交日的原始文本。在被請(qǐng)求無(wú)效專利為一般申請(qǐng)時(shí)，這不會(huì)有任何問(wèn)題。但是，如果被請(qǐng)求無(wú)效專利為分案申請(qǐng)，則比較對(duì)象究竟是分案提交日文本還是母案提交日文本，專利法及實(shí)施細(xì)則并未予以明確。這一立法缺陷，造成了一定的混亂，因此有必要予以澄清。

二、幾種意見評(píng)述

關(guān)于分案申請(qǐng)修改文本的比較對(duì)象問(wèn)題，目前存在以下幾種意見：一是以母案提交日文本為比較對(duì)象;二是以分案提交日文本為比較對(duì)象;三是以分案提交日文本為比較對(duì)象，或以母案提交日文本為比較對(duì)象。

第一種意見認(rèn)為，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款(以下簡(jiǎn)稱細(xì)則43條1款)規(guī)定“依照本細(xì)則第四十二條規(guī)定提出的分案申請(qǐng)，可以保留原申請(qǐng)日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請(qǐng)公開的范圍”，所述“公開的范圍”即法33條中“記載的范圍”;據(jù)此，應(yīng)以母案提交日文本為比較對(duì)象。問(wèn)題在于，細(xì)則43條1款中“公開的范圍”是否等同法33條中“記載的范圍”并無(wú)定論;而且，從審查過(guò)程來(lái)看，也無(wú)法推導(dǎo)出這一結(jié)論。假定分案提交日文本符合細(xì)則43條1款的條件，申請(qǐng)人后來(lái)又進(jìn)行修改;則在進(jìn)一步的審查過(guò)程中，審查員在指出修改文本不符合法33條時(shí)，是指出修改文本超出分案提交日文本，而不是母案提交日文本。既然審查過(guò)程中，并不以母案提交日文本為比較對(duì)象，又如何斷定無(wú)效程序中應(yīng)以母案提交日文本為比較對(duì)象呢?

第二種意見認(rèn)為，在滿足細(xì)則43條1款的條件下，分案申請(qǐng)實(shí)際上是一個(gè)獨(dú)立申請(qǐng)，其與一般申請(qǐng)并無(wú)本質(zhì)的區(qū)別;既然一般申請(qǐng)以提交日文本為比較對(duì)象，又有什么理由區(qū)別對(duì)待，將分案申請(qǐng)修改文本的比較對(duì)象確定為分案提交日以外的其它文本呢?此種意見有一定的合理性，問(wèn)題在于：分案提交日的文本并不總是滿足細(xì)則43條1款的規(guī)定;假定分案提交日文本超出母案公開范圍，但審查員未查出而予以授權(quán)，僅以分案提交日文本作為判斷分案申請(qǐng)修改是否超范圍的依據(jù)，顯然有違公平。