上海市高級人民法院

民事判決書

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??（2006）滬高民三（知）終字第104號

上訴人（原審原告）曹善文，男，漢族，1964年12月15日出生，住山東省濟南市歷城區花園路5號28號樓1-201。

???? 被上訴人（原審被告）上海美興化工有限公司，住所地上海市金山區興塔鎮興福利路258號。

法定代表人封平英，董事長。

委托代理人吳平，上海諾盛律師事務所律師。

委托代理人顧惠民，上海諾盛律師事務所律師。

上訴人曹善文因專利侵權糾紛一案，不服上海市第一中級人民法院（2005）滬一中民五（知）初字第270號民 事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，于2006年12月6日公開開庭審理了本案。上訴人曹善文，被上訴人上海美興化工有限公司（以下簡稱美興公司）的委托代理人顧惠民到庭參加訴訟。本案現已審理終結。?????

原審法院經審理查明：2003年6月25日，中華人民共和國國家知識產權局向曹善文頒發發明專利證書，發明名稱為“二元醇銻的制備方法”，專利號為ZL00110819.0，專利權人為曹善文，專利申請日為2000年1月12日。

一審訴訟中，曹善文表示以獨立權利要求1確定保護范圍。該發明的權利要求1為：“一種二元醇銻的制備方法，將 Sb2O3或醋酸銻、二元醇加入帶有攪拌裝置、溫度計及精餾裝置的反應器中加熱反應，其特征在于在反應過程中對反應系統抽真空減壓或通入惰性氣體，并通過精餾裝置不斷除去反應過程中產生的水或醋酸?！?在專利說明書記載的15個實施例中，無一例外地表述了“在升溫反應過程中通過精餾塔除去反應生成的水（或醋酸）”的技術環節。

???? 2005年8月23日,曹善文委托中國科學院文獻情報中心對曹善文專利技術進行了科技查新。該中心出具的科技 查新報告記載的查新技術要點包括：1、采用三氧化二銻或醋酸銻與乙二醇直接反應一步合成乙二醇銻，并通過調節反應系統壓力和溫度提高反應和降低副反應，反應過程能夠彈性控制，反應時間僅為1－3小時，避免了以往國內外需要長時間蒸煮所導致的副反應和能耗高的問題。2、采用反應與精餾一體化流程，并集中在一 個反應器上，同時反應產物經過過濾后直接進入結晶器進行結晶得到產品，不需要高溫濃縮等措施，提高了過程反應效率和設備利用率，縮短了流程，成倍減少了設備投資和能源消耗。3、采用專有自主設計的反應器等設備，其動力消耗僅為同類常規設備動力消耗的1/2或更低。

美興公司的原始筆記顯示，美興公司自1999年3月開始研究乙二醇銻的制備方法，從1999年3月6日至 2000???? 年4月22日試驗常壓下反應，從2000年4月24日之后開始試驗減壓加熱反應。出廠成品檢驗原始記錄顯示，2000年5月7日，美興公司開始生 產出合格的乙二醇銻。同年9月18日，美興公司發布了乙二醇銻的企業標準，該標準于同年10月1日實施。

2003年12月12日，美興公司向國家知識產權局提出一項名為???? “一種制備乙二醇銻的方法”的發明專利申請。 根據2005年6月15日的發明專利申請公開說明書的記載，該發明的權利要求1為：“一種制備乙二醇銻的方法，其特征在于，在減壓加熱的條件下，以三氧化 二銻和乙二醇為原料，在110°C-150°C的溫度范圍內進行酯化脫水反應，接著進行抽濾、冷卻結晶，然后減壓加熱干燥直接除去過量乙二醇。”

一審訴訟中，一審法院委托上海市科技咨詢服務中心對曹善文、美興公司的制備方法是否相同以及美興公司的原始筆記能否反映其試驗、開發制備方法的技術問題進行鑒定。鑒定人認為：美興公司申請專利并使用的制備方法中，使用的原料和減壓加熱的反應方式與曹善文專利方法 的相應技術特征相同，但是美興公司沒有使用曹善文專利方法中的精餾裝置，也沒有采用精餾裝置直接脫水，而是采用常壓下控制沸點并由冷凝器排出水和乙二醇的液態混合物的方式。此外，美興公司的原始筆記中記載了美興公司在制備方法開發中的技術準備過程和小試驗數據，鑒定人結合技術聽證、現場勘驗的結果，認為該 筆記能夠反映美興公司試驗、開發其制備方法的過程。

另查明，???? 2005年8月23日，曹善文代表濟南朝暉科技有限公司（以下簡稱朝暉公司）與儀征化纖康潤特種化學品有限公司簽訂了1份專利技術實施許可合同書，雙方約定，朝暉公司許可對方使用名為“二元醇銻的制備方法”的發明專利技術和乙二醇銻生產及設備專有技術， 使用費為人民幣28萬元。

原審法院認為：雙方當事人的爭議焦點是美興公司生產乙二醇銻的方法是否落入了曹善文專利保護范圍。本案雙方當事人均確認，曹善文的專利方法與美興公司的生產方法有所不同，關鍵是這兩種方法是否等同。本案曹善文明確以獨立權利要求1來確定其專利保護范圍，故以其中記載的必要技術特征與被控侵權的產品制備方法進行相應比較?，F兩種方法的必要技術特征存在以下區別：曹善文的專利方法使用帶攪拌裝置、溫度計及精餾裝置的 反應器，在減壓加熱反應中采用精餾裝置直接脫水或醋酸，而美興公司在常壓下控制沸點，采用冷凝器排出水和乙二醇的混合液。根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條第二款的規定，“等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。”本案中，曹善文采用的反應器包括了精餾裝置，而美興公司采用的是冷凝器；曹善文的精餾過程是在減壓狀態下降低沸點來完成的，而美興公司的脫水過程則是常壓狀態下用控制沸點的方式完成的。因此，兩者在反應裝置及脫水方式上的技術手段不同。曹 善文精餾排出的是水或醋酸，反應產生的乙二醇會返回反應器，而美興公司脫水過程中排出的是水和乙二醇的混合液，沒有返回的乙二醇，故曹善文采用減壓加熱和精餾的一體化流程，能夠提高反應效率和設備利用率并減少能耗，適合規模化生產；而美興公司的方法則須在反應過程中著重控制沸點，存在著反應效率低、能耗高 的缺陷，但采用的設備簡單，設備投入成本較小，適合小規模生產。由此可見，兩者在技術手段上存在的區別導致兩種生產方法在技術效果和功能上亦存在不同。據此，原審法院依照《中華人民共和國專利法》第五十六條第一款的規定，判決對曹善文的訴訟請求不予支持。一審案件受理費人民幣???? 11,010元，鑒定費人民幣 2萬元，由曹善文負擔。

曹善文不服一審判決，向本院提起上訴，請求撤銷原審判決，依法改判。上訴人曹善文上訴的主要理由是：第一，冷凝器是精餾裝置的必要組成部分，其專利權利要求中記載的“精餾裝置”由精餾塔與冷凝器構成，美興公司的緩沖器與冷凝器構成的裝置系統為蒸餾裝置或者等效蒸餾裝置，用蒸餾替代精餾，屬于等同替換。由于蒸餾僅有一次汽液平衡，而精餾能夠實現二次以上的多次汽液平衡，效果相當于多次蒸餾，因此曹善文采用精餾裝置 能夠實現水與原料乙二醇的完全分離，分離產物是水，而美興公司則因為使用蒸餾裝置替換曹善文的精餾裝置，因此分離效果變劣，排出的是水和原料乙二醇的混合物。況且，故意省略專利權利要求記載的個別必要技術特征的變劣的技術方案，也應當適用等同原則認定構成專利侵權。第二，原審法院認定美興公司自2000年 5月7日開始生產出合格的乙二醇銻顯然存在認定事實錯誤。美興公司提供的其“企業產品標準備案登記表”技術要求中明確記載乙二醇銻的銻含量（％）為 56.0－58.8，而美興公司2000年5月7日出廠成品檢驗原始記錄記載的檢測結果顯示其銻含量為54.9%，為不合格產品。國內外相關企業關于乙二 醇銻的質量指標亦規定是銻的含量為56.0%???? －58.8%。第三，曹善文的專利與美興公司產品制備方法的生產過程均是減壓脫出酯化反應生成水的過程，一審 庭審中鑒定專家也解釋是“減壓反應，常壓排水”，原審法院錯誤地認定美興公司產品制備方法的反應脫水過程是在常壓狀態下用控制沸點的方式完成的。第四，原審法院認定“被告的原始筆記中記載了被告在制備方法開發中的技術準備過程和小試驗數據，鑒定人結合技術聽證、現場勘驗的結果，認為該筆記能夠反映被告試驗、開發其制備方法的過程”是錯誤的。第五，技術鑒定程序中，鑒定專家僅根據美興公司的陳述、現場勘查及分析對比就主觀隨意地對美興公司產品制備方法中使用的緩沖器進行解釋，其鑒定結論不具備客觀性和公正性。

被上訴人美興公司庭審中口頭答辯稱，原審判決認定事實清楚，美興公司與曹善文的技術既不相同，也不等同。美興公司的產品制備方法中沒有精餾裝置，其緩沖器沒有精餾的功能和效果，僅僅是防止爆沸的裝置。

二審中，上訴人曹善文向本院提供了4份證據材料。第一，乙二醇銻中銻含量技術指標，該份證據材料要證明銻含量 標準規定；第二，化工原理教材和化工辭典資料6頁，該份證據材料要證明蒸餾和精餾的關系與區別，蒸餾和精餾裝置的組成。第三，曹善文專利技術生產裝置中反 應器及精餾部分的PID圖，該份證據材料要證明曹善文與美興公司生產裝置的異同點；第四，化工辭典資料1頁，該份證據材料要證明乙二醇與水是混溶的。經質證，被上訴人美興公司認為該???? 4份證據材料均不屬于本案二審新的證據材料，不愿意質證，并同時認為對該4份證據材料的真實性沒有異議，但認為該4份證據材料 與本案的案件事實無關聯性。

本院認為，上訴人曹善文提供的4份證據材料均形成于本案一審庭審結束前，曹善文能夠在一審庭審結束前向一審法院提供而未提供，故該些證據材料不屬于本案二審新的證據材料，且該些證據材料與本案案件事實亦無關聯性，故對該些證據材料不予采納。

二審中，被上訴人美興公司未向本院提供證據材料。

經審理查明，原審判決認定的事實基本屬實。另查明，二審庭審中，被上訴人美興公司當庭表示不再主張其產品制備方法中使用的“緩沖器”裝置為商業秘密。技術鑒定報告記載：“被告利用常壓下控制沸點，控制水的排出。根據生產記錄可見，經由冷凝器，最終排出的是水與乙 二醇的液態混合物，其中：乙二醇的濃度為65－75％，水的濃度為25－35％。……由于被告的生產方法是在???? 140℃的溫度、真空壓力為－0.08－ 0.095Mpa條件下進行酯化脫水反應。因此，反應器中的反應物料極有可能形成爆沸，為了安全，被告在反應器上設置了一個緩沖器，以防止物料的爆沸”。

本院認為：判斷美興公司產品制備方法是否落入曹善文專利權保護范圍，是要判斷美興公司產品制備方法技術方案的技術特征是否履蓋了曹善文專利權利要求記載的全部技術特征。根據曹善文專利權利要求的記載，精餾裝置是構成其專利技術方案的一項技術特征，而根據技術鑒定 機構的鑒定結果，美興公司產品制備方法中不存在精餾裝置，與精餾裝置相對應的裝置為冷凝器，冷凝器特征與精餾裝置特征既不是相同技術特征，也不是等同技術特征，故原審法院的相應認定并無不當。

即使如曹善文所主張，其專利權利要求中記載的精餾技術特征由精餾塔與冷凝器構成，美興公司產品制備方法中使用的緩沖器與冷凝器構成的裝置系統相當于是蒸餾裝置或者等效蒸餾裝置，精餾裝置特征與蒸餾裝置特征也不是等同的技術特征。兩項技術特征等同是指兩項技術特征 的技術手段基本相同，實現的功能基本相同，達到效果基本相同，并且該兩項技術特征的替換對于本技術領域的普通技術人員來說，無需經過創造性勞動就能夠想到。即使認為精餾與蒸餾這兩項技術特征的技術手段是基本相同的，該兩項技術特征所要實現水與乙二醇分離的功能是相同的，且該兩項技術特征的替換對本技術領 域普通技術人員而言無需經過創造性勞動就能夠想到，但曹善文專利權利要求記載的精餾裝置能夠實現水與乙二醇的完全分離，而美興公司產品制備方法中的所謂蒸餾裝置排出的是水與乙二醇的混合液，且其乙二醇的濃度為???? 65－75％，水的濃度為25－35％，曹善文專利權利要求記載的精餾裝置與美興公司產品制備方法 中的所謂蒸餾裝置所實現的水與乙二醇分離的效果顯然既不相同也非基本相同，故曹善文專利權利要求記載的精餾裝置技術特征與美興公司產品制備方法中的所謂蒸餾裝置技術特征仍然不屬于等同的技術特征。認為故意省略專利權利要求記載的個別必要技術特征的變劣的技術方案，也應當適用等同原則認定構成專利侵權，并無 法律依據。被控侵權產品或者方法中必需能找到專利權利要求中記載的全部技術特征，才構成專利侵權，如果被控侵權產品或者方法中缺少了專利權利要求中記載的即使是一項技術特征，就不可能構成專利侵權。既然曹善文認為美興公司產品制備方法的技術方案中已經省略了其專利權利要求中記載的個別技術特征，美興公司產 品制備方法的技術方案中就不可能找到曹善文專利權利要求中記載的全部技術特征，就不能夠認定等同侵權成立。曹善文的第一條上訴理由不能成立。

原審法院是否錯誤認定美興公司自2000年5月7日開始生產出合格的乙二醇銻，是否錯誤認定美興公司產品制備方法的反應脫水過程是在常壓狀態下用控制沸點的方式完成的，是否錯誤認定“被告的原始筆記中記載了被告在制備方法開發中的技術準備過程和小試驗數據，鑒定人結合技術聽證、現場勘驗的結果，認為該筆記能夠反映被告試驗、開發其制備方法的過程”，與曹善文的專利侵權指控是否能夠成立均無必然的聯系。況且，根據現有證據，關于乙二醇銻的銻含量并無國家強制標準，不能以美興公司2000年10月???? 1日才實施的自己的企業標準去評判美興公司在2000年5月7日生產的產品是否合格；原審法院只是認定美興公司的脫水過程則是常壓狀態下用控制沸點的方式完成的，而并未認定美興公司產品制備方法的反應脫水過程是在常壓狀態下 用控制沸點的方式完成的。曹善文關于原審法院錯誤地認定“被告的原始筆記中記載了被告在制備方法開發中的技術準備過程和小試驗數據，鑒定人結合技術聽證、 現場勘驗的結果，認為該筆記能夠反映被告試驗、開發其制備方法的過程”，亦無充分的事實依據。曹善文以其第二、第三及第四條上訴理由要求支持其上訴請求的 主張均不予支持。

鑒定專家根據現場勘驗、當事人的陳述并結合專家的專業知識，可以對緩沖器進行認定，曹善文認為鑒定專家主觀隨意地對緩沖器進行解釋，并無事實依據。況且，即使按照曹善文對緩沖器的解釋，根據前面的論述，曹善文的專利侵權指控亦不能成立。

綜上所述，上訴人曹善文的上訴請求與理由沒有事實和法律依據，應予駁回。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項、第一百五十八條之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。?????

本案二審案件受理費人民幣11,010元，由上訴人曹善文負擔。

本判決為終審判決。

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審　判　長　張曉都
審　判　員　于金龍
代理審判員　王靜

二○○六年十二月八日

書　記　員　董爾慧

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