A裝飾公司承攬了某商業(yè)大樓的內(nèi)部裝修工程。裝修過程中，A裝飾公司采購了某品牌石膏板并用于商業(yè)大樓的裝修。B公司經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，A裝飾公司使用的石膏板為侵犯B公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品，遂向工商部門舉報(bào)。工商部門對(duì)A裝飾公司采購的石膏板進(jìn)行了查封。后B公司向法院起訴，要求A裝飾公司停止侵權(quán)，賠償原告經(jīng)濟(jì)損失10萬元。

【分歧】

關(guān)于A裝飾公司的行為是否侵犯了B公司的商標(biāo)專用權(quán)存在兩種意見。

第一種意見認(rèn)為，A裝飾公司的行為不構(gòu)成侵權(quán)。首先，A裝飾公司并沒有直接進(jìn)行銷售，僅是在裝修工程中使用了侵犯B公司商標(biāo)專用權(quán)的石膏板，是一種使用行為。A裝飾公司從其他銷售商處購入該石膏板，也是商標(biāo)侵權(quán)行為的受害者。其次，A裝飾公司在裝修工程中使用石膏板，裝修完工后外觀上看不出石膏板的品牌，屬于隱蔽工程，并不會(huì)引起消費(fèi)者的混淆。

第二種意見認(rèn)為，A裝飾公司在裝修工程中使用侵犯B公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品，屬于侵犯B公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。首先，本案**裝飾公司將商業(yè)大樓的裝修工程作為勞動(dòng)成果向合同相對(duì)方提供，石膏板用于裝修工程，已成為勞動(dòng)成果的一部分，是一種經(jīng)營(yíng)行為。其次，A裝飾公司作為專業(yè)從事裝修工作的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具備辨識(shí)相關(guān)產(chǎn)品真?zhèn)蔚哪芰Γ谖催M(jìn)行審查核實(shí)的情況下，通過非正規(guī)進(jìn)貨渠道購入侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。第三，商標(biāo)法意義上“混淆的可能”主要指混淆了特定標(biāo)識(shí)與權(quán)利人之間的聯(lián)系，損害了商標(biāo)所具有的指示來源功能及其背后的商譽(yù)。本案中，A裝飾公司在履行加工承攬合同過程中，作為勞動(dòng)成果的一部分，向他人銷售了侵犯B公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品，該銷售行為已混淆了侵權(quán)產(chǎn)品的來源，破壞了商標(biāo)的指示功能，損害了B公司的權(quán)益。至于銷售完成后即裝修完工后該混淆是否仍然存在不影響本案侵權(quán)行為的定性。

【評(píng)析】

小編贊同第二種觀點(diǎn)。加工承攬合同是承攬方按照定作方提出的要求完成一定工作，定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報(bào)酬的協(xié)議。承攬方向定作方提供的是勞動(dòng)成果，如果使用了侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品，將該產(chǎn)品作為向定作方提供的勞動(dòng)成果的一部分，則實(shí)為銷售行為，屬于《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十七條第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定的情形，即銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的，屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

如果裝修工程中承攬方購入的羊毛刷等裝修工具為侵權(quán)產(chǎn)品，那么承攬方的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)?筆者認(rèn)為，區(qū)分的關(guān)鍵在于是使用還是銷售行為，如果是作為裝修工具使用，而非作為勞動(dòng)成果的一部分進(jìn)行銷售，則不應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)行為。

實(shí)踐中加工承攬合同類型多樣，包括加工、定做、修繕、勞務(wù)等多種形式。理論及實(shí)務(wù)界中爭(zhēng)議較多的是涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。持肯定意見的觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)中國(guó)商標(biāo)法，承攬方有義務(wù)在合理范圍內(nèi)，審查其產(chǎn)品商標(biāo)是否侵犯中國(guó)商標(biāo)權(quán)。如果知道或應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)，但仍然生產(chǎn)或繼續(xù)生產(chǎn)，無論外國(guó)公司是否提供外國(guó)商標(biāo)權(quán)證明，仍然構(gòu)成侵權(quán)。否則，會(huì)出現(xiàn)中國(guó)商標(biāo)法、中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)對(duì)中國(guó)企業(yè)沒有效力的怪現(xiàn)象。持否定意見的觀點(diǎn)認(rèn)為，因?yàn)橘N牌產(chǎn)品并不在國(guó)內(nèi)銷售，產(chǎn)品會(huì)進(jìn)入兩個(gè)沒有交集的市場(chǎng)，涉外貼牌加工與我國(guó)國(guó)內(nèi)的商標(biāo)權(quán)根本就不存在沖突，從我國(guó)現(xiàn)有的國(guó)情出發(fā)，不宜認(rèn)定為侵權(quán)。在承攬方已盡到注意義務(wù)的情況下，筆者贊同第二種意見。首先，我國(guó)經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)，自主品牌少，尚處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中，涉外貼牌行為具有一定的普遍性;其次，承攬方的加工行為是經(jīng)過授權(quán)并在訂立加工承攬合同基礎(chǔ)之上的，有合法的基礎(chǔ);第三，貼牌加工的產(chǎn)品并不直接進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)的流通領(lǐng)域，產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)在中國(guó)境內(nèi)不發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能。貼牌加工不是與商品流通相聯(lián)系的商標(biāo)使用行為，不屬于我國(guó)商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，不會(huì)產(chǎn)生混淆產(chǎn)品來源、破壞商標(biāo)指示功能的效果，也不會(huì)在客觀上損害我國(guó)商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)益。有觀點(diǎn)指出，不能以是否構(gòu)成混淆作為判斷基礎(chǔ)，因?yàn)楦鶕?jù)我國(guó)商標(biāo)法，即使未進(jìn)行銷售，生產(chǎn)行為依然可能構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。筆者認(rèn)為，不能將混淆片面理解為僅出現(xiàn)在銷售環(huán)節(jié)。我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)的歸責(zé)原則并非過錯(cuò)責(zé)任原則，即使尚未進(jìn)行銷售，生產(chǎn)侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品，便已經(jīng)能夠產(chǎn)生混淆產(chǎn)品來源的后果，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。涉外貼牌加工行為不同于一般的生產(chǎn)行為，其具有合法授權(quán)的基礎(chǔ)，生產(chǎn)商已盡相應(yīng)的注意義務(wù)，且附加的商標(biāo)標(biāo)識(shí)只是具備了商標(biāo)使用的形式，但基于商標(biāo)權(quán)的地域性特征，其不具備在中國(guó)境內(nèi)“用于識(shí)別商品來源”的功能性要件，故此類行為不應(yīng)認(rèn)定為中國(guó)境內(nèi)的商標(biāo)使用行為。