新商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識?！庇纱?，商標(biāo)法增設(shè)了商標(biāo)在先使用抗辯制度，這一新規(guī)則在司法實(shí)踐中應(yīng)如何解釋并適用，不無研究的必要。

一、在先使用抗辯適用屬地原則

知識產(chǎn)權(quán)最初系通過敕令授予的特權(quán)，其范圍亦受制于敕令的發(fā)布范圍。時(shí)至今日，知識產(chǎn)權(quán)的地域性并未喪失，商標(biāo)權(quán)自不例外。一來，各國法律對商標(biāo)保護(hù)的起點(diǎn)和條件有不同要求，有采注冊保護(hù)原則，有采使用保護(hù)原則，故在不同地域，商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)生方式不同。二來，無論是商標(biāo)區(qū)分功能還是彰顯功能，其作用對象始終是相關(guān)公眾。同一標(biāo)識在不同地域公眾心目中很可能有不同的認(rèn)知程度，商標(biāo)權(quán)地域性的客觀存在決定了商標(biāo)權(quán)保護(hù)必須遵循屬地原則。那么商標(biāo)權(quán)保護(hù)的屬地原則是否會(huì)延伸到商標(biāo)權(quán)保護(hù)例外的情形呢?答案應(yīng)該是肯定的。民事權(quán)利以其作用分類，可以分為請求權(quán)、支配權(quán)、形成權(quán)與抗辯權(quán)。請求權(quán)系要求他人為或不為一定行為的權(quán)利，而抗辯權(quán)恰是其對極，是阻卻請求權(quán)效力發(fā)生或使其歸于消滅的權(quán)利。據(jù)此，如果行使請求權(quán)須受制于屬地原則，那么出于權(quán)利行使對等實(shí)效的考慮，行使抗辯權(quán)也應(yīng)作同樣限制。具體到商標(biāo)權(quán)，允許在先使用商標(biāo)對抗在后注冊商標(biāo)只是對注冊保護(hù)原則的有限修正，并不撼動(dòng)商標(biāo)注冊保護(hù)原則的整體設(shè)計(jì)。注冊商標(biāo)尚以屬地原則為限，若未注冊商標(biāo)可主張善意使用，將嚴(yán)重破壞注冊制度，并導(dǎo)致利益失衡。因此，在先使用抗辯應(yīng)解釋為受制于商標(biāo)保護(hù)的屬地原則。

二、在先使用抗辯應(yīng)考察持續(xù)使用情況

我國大陸地區(qū)的商標(biāo)在先使用抗辯制度并未對在先使用商標(biāo)是否持續(xù)使用作出明文規(guī)定，只是要求在先使用的商標(biāo)“有一定影響”，如果出現(xiàn)在先使用某商標(biāo)后多年不再使用，他人將其注冊為商標(biāo)的情形，該如何處置呢?筆者認(rèn)為，宜將商標(biāo)在先使用解釋為在先持續(xù)使用。在先使用抗辯雖然未提及使用人主觀要件是否善意，但商標(biāo)法第七條確立了誠實(shí)信用原則，根據(jù)體系解釋，原則上在先使用人亦受此約束。在先使用人若出于不再使用商標(biāo)的意圖而停止使用商標(biāo)在先，隨后又以曾經(jīng)使用該商標(biāo)而阻止他人注冊，該行為的反復(fù)是否符合誠實(shí)信用本有疑問。更重要的是，在先使用抗辯以商標(biāo)具有一定影響為要件。通常而言，在先商標(biāo)具有一定影響的效果與其持續(xù)使用的狀態(tài)是相呼應(yīng)的，故商標(biāo)具有一定影響的要件原則上本已暗含了持續(xù)使用的要求。當(dāng)然，商標(biāo)有一定影響并不必然推導(dǎo)出該商標(biāo)仍處于持續(xù)使用狀態(tài)，但法律為何要為一個(gè)既不注冊又不使用的商標(biāo)預(yù)留空間，不能不說這是一個(gè)值得思考的問題。未注冊商標(biāo)弱保護(hù)是注冊保護(hù)原則下的必然結(jié)果，如果一個(gè)連續(xù)三年不使用的注冊商標(biāo)都面臨被撤銷的結(jié)局，我們又有什么理由認(rèn)為一個(gè)多年不使用的未注冊商標(biāo)有其存在的必要，并構(gòu)成一道阻止商標(biāo)注冊的高墻呢?鑒此，商標(biāo)在先使用宜解釋為在先持續(xù)使用。

三、在先使用商標(biāo)之原使用范圍如何界定

根據(jù)在先使用抗辯制度，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止在先使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，其中“原使用范圍”如何界定則不無解釋余地，可以想見的解釋包括原使用的地域范圍、原生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；蛘咴褂玫纳唐?或服務(wù)，以下略)范圍等。如果將在先使用商標(biāo)的范圍限定于原使用的地域范圍或經(jīng)營規(guī)模，實(shí)際上是借鑒了專利法的思路。然而，與專利先用權(quán)抗辯專注于保護(hù)技術(shù)方案的財(cái)產(chǎn)價(jià)值不同，商標(biāo)在先使用抗辯既涉及商標(biāo)權(quán)人的利益又涉及消費(fèi)者權(quán)益，并非地理區(qū)域或業(yè)務(wù)規(guī)模的限制可以解決，故宜將商標(biāo)原使用范圍解釋為原使用的商品范圍。

首先，商標(biāo)的基本功能在于區(qū)分商品來源，以此作為范圍限定與商標(biāo)的功能相契合。商標(biāo)的區(qū)分功能貫穿了整個(gè)商標(biāo)法，注冊商標(biāo)的核定使用范圍、近似商標(biāo)及類似商品的界定、混淆可能性等一系列關(guān)鍵的制度設(shè)計(jì)無不以此為基準(zhǔn)。在先使用抗辯自當(dāng)同樣遵循這一架構(gòu)。其次，商標(biāo)注冊主義同樣鼓勵(lì)商標(biāo)的使用。采行商標(biāo)注冊主義并不否認(rèn)商標(biāo)的價(jià)值在于使用，在先使用之所以可以抗辯在后注冊的商標(biāo)，其原理也在于此。從鼓勵(lì)商標(biāo)使用的角度而言，似乎沒有理由將在先使用商標(biāo)限定于原有的業(yè)務(wù)區(qū)域或規(guī)模。再次，附加區(qū)別標(biāo)識足以解決商品來源區(qū)分的問題。在先使用抗辯獲得支持即意味著商標(biāo)共存的結(jié)果，為免混淆，商標(biāo)法已經(jīng)在技術(shù)層面上采用了區(qū)別標(biāo)識，只要該技術(shù)手段得以有效運(yùn)用，相信可以打消混淆的疑慮。

四、區(qū)別標(biāo)識應(yīng)該以何種形式附加

商標(biāo)法對于如何附加區(qū)別標(biāo)識未設(shè)明文，但附加區(qū)別標(biāo)識的具體形式不僅關(guān)系到商標(biāo)權(quán)人之間利益平衡的實(shí)效，而且也涉及法律適用的統(tǒng)一，故有必要予以研究。筆者建議直接附加“本商品與某商標(biāo)無關(guān)”的文字標(biāo)識。從“區(qū)別標(biāo)識”文義來看，只要足以區(qū)分商品來源即可認(rèn)為滿足要求，但從實(shí)務(wù)操作來看，必須要有一種較為統(tǒng)一的裁判方式，而明示無關(guān)的方式顯得干凈利落。

首先，明示無關(guān)是最清晰的區(qū)分方法。個(gè)案的情況千差萬別，如果在原使用商標(biāo)的基礎(chǔ)上另附其它文字、圖案或符號標(biāo)識來進(jìn)行區(qū)分，該附加符號的尺寸、位置甚至其附加本身是否足以區(qū)分商品來源，往往見仁見智，而附加明示無關(guān)的文字標(biāo)識則以一種最為直接的方式撇清了兩者關(guān)系。其次，判令當(dāng)事人附加其它標(biāo)識易與意思自治原則相抵觸。商標(biāo)法規(guī)定附加區(qū)別標(biāo)識以區(qū)分為目的，但對區(qū)別標(biāo)識的具體方式并不限定。在具體案件中，法官出于判決的可執(zhí)行性考慮，勢必明定所附加標(biāo)識的具體要求，但區(qū)別標(biāo)識的附加方案并非獨(dú)一無二，因而判決方案具有選擇性。假設(shè)判決被告在其商標(biāo)下方添加“※”標(biāo)識，被告會(huì)質(zhì)疑為何不在上方添加“☆”標(biāo)識。此時(shí)，如果兩種附加方式都能達(dá)到區(qū)分功能，那么法官的具體選擇是否不適當(dāng)?shù)剡M(jìn)入了被告意思自治的范疇則不無疑問。綜上所述，在先使用抗辯成立時(shí)，法院判令被告附加明示無關(guān)的標(biāo)識，可謂明智之舉。

五、在先使用抗辯在程序法上如何應(yīng)對

在先使用抗辯作為一項(xiàng)抗辯權(quán)，旨在對抗請求權(quán)。在商標(biāo)侵權(quán)案件中，原告的訴訟請求常常是請求判令被告停止侵害、消除影響并賠償損失，而不包含請求被告附加區(qū)別標(biāo)識。此時(shí)，若經(jīng)法院審理，被告在先使用抗辯成立，不構(gòu)成侵權(quán)，則法院判決即面臨兩難：若判決駁回原告訴訟請求，則原告不得不嗣后另訴被告附加區(qū)別標(biāo)識，造成訴累(如果不論是否違反一事不再理原則);若直接判決附加區(qū)別標(biāo)識，則超出原告訴訟請求范圍，有違不告不理原則和辯論原則。為此，不妨嘗試采用預(yù)備合并之訴。我國民事訴訟法上雖無預(yù)備合并之訴的制度設(shè)計(jì)，但原告提出預(yù)備合并之訴并不違反程序法的禁止性規(guī)定，且承認(rèn)預(yù)備合并之訴完全符合程序法上處分權(quán)主義和糾紛一次性解決的價(jià)值追求。考慮到在先使用抗辯是商標(biāo)法新設(shè)的制度，而民事訴訟法上沒有預(yù)備合并之訴的明文規(guī)定，故訴訟當(dāng)事人一開始可能不知道如何運(yùn)用規(guī)則行使權(quán)利，故法院審理中認(rèn)為被告在先抗辯可能成立的，可以行使釋明權(quán)，使原告有機(jī)會(huì)在法庭上提出備位請求。法院則按照請求順序，依次審理原告的主備位請求，進(jìn)行相應(yīng)的言詞辯論，并依照各請求的構(gòu)成要件分別作出判斷，認(rèn)定侵權(quán)雖不成立但被告須附加區(qū)別標(biāo)識的，則判令駁回停止侵害的主位請求，支持附加區(qū)別標(biāo)識的備位請求。