一、案例再現(xiàn)

**經(jīng)協(xié)國際經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡稱經(jīng)協(xié))于2004年1月至8月期間，在未向?qū)Ψ剿魅∩虡藱?quán)屬證明情況下，擅自接受外商來樣定貨出口訂單，并委托**萬-亞傳動帶有限公司(以下簡稱萬-亞)加工生產(chǎn)標注“GATES”注冊商標標識的傳動帶27350根，非法經(jīng)營額達260422元，侵犯了“GATES”商標所有權(quán)人美國**公司的合法權(quán)益。杭州市工商局責(zé)令**經(jīng)協(xié)國際經(jīng)貿(mào)有限公司停止侵權(quán)行為，并處以390000元罰款。這一判決引發(fā)了人們對加工貿(mào)易中商標權(quán)保護問題的思考，侵犯商標權(quán)的后果是嚴重的，那么如何劃分委托方和加工方在侵權(quán)中的責(zé)任呢?

(一)、國內(nèi)委托方和被委托方(加工方)的侵權(quán)責(zé)任劃分《中華人民共和國商標法》(以下簡稱商標法)第52條規(guī)定：未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的;銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的……均屬侵犯注冊商標專用權(quán)。商標侵權(quán)行為強調(diào)的是“未經(jīng)商標注冊人的許可”這一法律要件。在上述案例中，美國**公司是“GATES”商標在中國的合法擁有者，受到中國《商標法》的保護。經(jīng)協(xié)在未經(jīng)**公司的許可下，就將“GATES”商標提供給萬-亞進行加工生產(chǎn)，顯然侵犯了**公司的商標權(quán)。《商標法))第53條規(guī)定：有本法第52條所列侵犯注冊商標專用權(quán)行為之一，引起糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，商標注冊人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權(quán)行為成立的，責(zé)令立即停止侵權(quán)行為，沒收、銷毀侵權(quán)商品和專門用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊商標標識的工具，并可處以罰款。因此杭州市工商局責(zé)令經(jīng)協(xié)停止侵權(quán)行為，并處以罰款。至于在對外加工貿(mào)易中完全以委托方的委托為依據(jù)行為的加工方，國內(nèi)目前還沒有具體法規(guī)來規(guī)定其是否應(yīng)該為這種完全被動的行為承擔(dān)責(zé)任，但是我們可以從《商標法》中分析一二。商標法第56條規(guī)定：銷售不知道是侵犯注冊商標專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。因此在上述案例中，杭州市工商局未對萬-亞做出處罰。

(二)、貿(mào)易雙方(國外委托方和國內(nèi)被委托方)的侵權(quán)責(zé)任劃分

那么經(jīng)協(xié)在受到處罰之后，是否可以將侵權(quán)責(zé)任完全歸咎于外商，向外商索賠呢?我國《關(guān)于對外貿(mào)易中商標管理的規(guī)定》第10條規(guī)定：對外貿(mào)易經(jīng)營者在從事進出口活動中，對他人指定或者提供使用的商標，應(yīng)當(dāng)要求對方出具真實有效的商標專用權(quán)證明文件或者被許可使用該商標且未超出許可范圍的證明文件，并予以核查。該商標不得與已在我國相同或者類似的商品上注冊的商標相同或者近似，其商品的包裝、裝璜也不得與他人已在我國使用的包裝、裝璜相同或者近似。在上述案例中，經(jīng)協(xié)在未向?qū)Ψ剿魅∩虡藱?quán)屬證明情況下，就擅自接受外商來樣定貨出口訂單，沒有履行對商標的審查義務(wù)，結(jié)果造成商標侵權(quán)。在這種情況下，經(jīng)協(xié)即使是被委托人，也成為了侵權(quán)人，它不能將侵權(quán)責(zé)任完全歸咎于外商，自己也必須承擔(dān)責(zé)任。至于經(jīng)協(xié)和外商各自承擔(dān)多少責(zé)任，經(jīng)協(xié)向外商索賠多少，則由二者協(xié)商而定。

從上述案例中我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)我國對外加工貿(mào)易中出現(xiàn)侵犯國外商標權(quán)的情況時，國內(nèi)工商管理部門執(zhí)法的對象往往是國內(nèi)侵權(quán)人，根據(jù)《商標法》劃分國內(nèi)責(zé)任，并不深究貿(mào)易雙方(國外委托方和國內(nèi)被委托方)孰對孰錯，如何劃分責(zé)任;而我國《關(guān)于對外貿(mào)易中商標管理的規(guī)定》及一些國際公約如《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》(以下簡稱公約)恰恰對其做出補充——規(guī)定了貿(mào)易雙方責(zé)任的劃分。如《公約》第42條規(guī)定：(1)賣方(加工方)所交付的貨物，必須是第三方不能根據(jù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)主張任何權(quán)利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同是已知道或不可能不知道的權(quán)利或要求為限，而且這種權(quán)利或要求根據(jù)以下國家的法律規(guī)定是以工業(yè)產(chǎn)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的：a如果雙方當(dāng)事人在訂立合同是預(yù)期貨物將在某一國境內(nèi)轉(zhuǎn)售或其他使用，則根據(jù)貨物在其境內(nèi)轉(zhuǎn)售或做其他使用的國家的法律;或者b在任何其他情況下，根據(jù)買方(委托加工方)營業(yè)地所在國家的法律。(2)賣方在上一款的義務(wù)不適用于以下情況：a買方在訂立合同時已知道或不可能不知道此項權(quán)利或要求;或者b此項權(quán)利或要求的發(fā)生，是由于賣方要遵照買方所提供的技術(shù)圖樣，圖案，款式或其他規(guī)格。需要特別注意的是《公約》是不適用于加工貿(mào)易中的來料加工和來件裝配的，而上述案例屬于來樣加工，因此可以援引《公約》作為參考。

二、商標侵權(quán)對我國造成的危害

1、商標侵權(quán)嚴重危害了加工企業(yè)的發(fā)展。對國內(nèi)加工企業(yè)來說，獲得的只是少量的加工費，大部分利潤被委托方攫取。隨著國內(nèi)外對知識產(chǎn)權(quán)保護的加強，引起商標侵權(quán)的風(fēng)險是巨大的，同時商標侵權(quán)產(chǎn)生的法律后果是很嚴重的。我國《商標法》第59條規(guī)定：未經(jīng)商標注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，構(gòu)成犯罪的，除賠償被侵權(quán)人的損失外，依法追究刑事責(zé)任。國外對商標管理也相當(dāng)嚴格，如美國商標法就對偽造商標的處罰做出如下規(guī)定：對個人偽造的，罰金25萬美元或者處以5年以下徒刑;再犯者處100萬美元罰金，或者處l5年以下徒刑;對合伙偽造的，處100萬美元罰金;再犯者處500萬美元的罰金。加工貿(mào)易這種風(fēng)險大，利潤小的生產(chǎn)方式從本質(zhì)上決定了加工企業(yè)的不利地位。企業(yè)一旦被卷入商標糾紛，完全是得不償失。

2、侵權(quán)嚴重影響了我國外貿(mào)環(huán)境及國際形象。近年來我國加工貿(mào)易中侵權(quán)案件頻頻發(fā)生，貨物被海關(guān)扣押或者沒收，這些已經(jīng)嚴重影響到我國產(chǎn)品的出口。此外，美國海關(guān)曾列出五大侵權(quán)“黑名單”，中國大陸居于黑名單首位。美國公布2006財政年度海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)類扣押案件比上年增加了83%，海關(guān)共扣押仿冒品1.4萬余起，案值超過1.55億美元，原產(chǎn)自中國的涉案產(chǎn)品金額約1.26億美元，占所有被扣侵權(quán)貨物總價值的81%;這些統(tǒng)計無疑會使中國的貿(mào)易合作伙伴降低對中國產(chǎn)品的信任，提高與中國合作的警惕，影響了我國外貿(mào)環(huán)境和國際形象。

三、我國加工企業(yè)防范商標侵權(quán)的對策

面對侵權(quán)風(fēng)險，加工企業(yè)要以積極的態(tài)度面對，防患于未然，可以從以下幾方面來考慮：

1、在接受定牌時，要求委托方提供商標合法性的證明文件。如果是他人的注冊商標，委托方需提供合法的商標使用轉(zhuǎn)讓證書。委托方如果提供了證明文件或轉(zhuǎn)讓證書，即使驗證過程可能很繁瑣，企業(yè)一定要驗明其真?zhèn)巍Ｈ绨l(fā)現(xiàn)可疑之處，企業(yè)應(yīng)當(dāng)婉轉(zhuǎn)拒絕。

2、當(dāng)企業(yè)知道委托方提供的商標可能存在侵權(quán)問題時，千萬不要抱僥幸心理，貪圖蠅頭，拒絕為妙。要特別注意的是，按照我國加入的《商標注冊用商品與服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》，對于馳名商標來說，不但不得在相同或近似類別的商品上使用與馳名商標相同或者近似的商標，而且不得在不同類別甚至性質(zhì)不相關(guān)的商品上使用與馳名商標相同或者近似的商標。否則，就構(gòu)成對馳名商標的侵權(quán)。

因此當(dāng)委托方提供的是其他商品的馳名商標時，企業(yè)要高度警覺，調(diào)查清楚該馳名商標能否用于自己生產(chǎn)的產(chǎn)品之后，再決定是否接受。

3、為避免卷入侵權(quán)糾紛，企業(yè)與委托方應(yīng)該事先在合同中明確規(guī)定：當(dāng)委托方指定的商標被第三者控告使用侵權(quán)時，應(yīng)由委托方與控告者交涉，與加工方無關(guān)，由此給加工方造成的損失由委托方負責(zé)賠償

4、企業(yè)卷入侵權(quán)糾紛時，冷靜應(yīng)對根據(jù)合同及相關(guān)法規(guī)，判斷哪方應(yīng)負侵權(quán)責(zé)任。在遇到對方推卸責(zé)任時，不卑不亢據(jù)理相爭，不給對方可乘之機。

5、打造自己的品牌。企業(yè)要想真正掌握貿(mào)易中的主動權(quán)，必須積極打造自己的品牌。另外企業(yè)要加強自我保護意識及時的在國內(nèi)和國外辦理商標注冊，防止被他人搶注，獲得相應(yīng)的法律保護。一旦發(fā)現(xiàn)自己的商標專用權(quán)受到侵害，要及時向工商行政管理機關(guān)投訴，提供出有價值的線索和自己的合法要求。要經(jīng)常查閱《商標公告》，發(fā)現(xiàn)他人申請的商標與自己的注冊商標相同或近似，及時依照法律提出異議，防止自己的商標被別人仿冒，造成不必要的損失。