來源：中國電子報 記者 安勇龍

　　知己知彼，百戰不殆

　　企業在遭遇國際知識產權糾紛時兩種態度萬不可取。一種是驚惶失措，六神無主；另一種則是不聞不問，置之不理。第一種態度表明你很心虛，第二種態度在“強硬”的外表掩飾下恐怕更多體現的是一種無知帶來的“無畏”。來自國際著名律師事務所的律師們認為，面對國際知識產權糾紛，可取的態度應該是深入了解對手所在國的司法體系和競爭對手的情況。

　　全球著名的美國摩根路易斯律師事務所的胡康萍律師認為，當你收到對方的警告信或訴狀時，首先祝賀你自己，這表明你的市場做得很成功，已經給競爭對手造成了足夠威脅。但是，千萬不要到此為止，你必須要馬上開始行動，不要置之不理。企業必須了解美國司法體系和中國司法體系的不同，例如，你是要應對美國聯邦法庭訴訟還是美國國際貿易委員會(ITC)的337調查？美國的陪審團究竟對案子的審判起到什么作用？

　　代理珠海炬力和SigmaTel一案的美國Farabow&Dunner律師事務所的Bob先生表示，公司應當及時地回應警告信，要求對方明確定義他們認為哪些產品侵犯了哪些專利并索要一份專利范圍的分析。同時，要對美國司法體系進行詳盡地了解，積極應訴。

　　針對中國企業對美國司法體系普遍了解不夠的現狀，胡康萍律師建議中國企業聘請專業機構管理在美國的訴訟，在訴訟開始前，應該盡早尋求有經驗的辯護律師。公司必須關心事件的發展，記住文件自留責任的要求，適當地考慮和解的可能性。公司要選派有經驗的人負責，他們需要監控文件保留的程序，確保辯護律師能得到他們所需要的東西，及時向上級報告，同時把握好成本和可能后果之間的平衡。

　　既要講技巧 也要有實力保證

　　將知識產權訴訟消弭于無形之中，達到不戰而屈人之兵的效果是上策。當然，要達到這種效果，中國企業在講究技巧的同時，一定要有實力作為保證才行。

　　上海硅知識產權交易中心徐步陸博士認為，中國企業應該積極跟進中國市場重要的應用型專利，在新的技術領域積極布局，推動中國標準的建立，在中國的國家標準、行業標準和企業標準中設置專利，并組建中國標準專利池。這些是中國企業可以重點突破的領域，也是避免知識產權訴訟的良方。

　　他山之石，可以攻玉。Bob先生則向中國企業支招“如何避免在美國的專利訴訟”。他認為，發展自己的專利組合、避免問題專利、回應警告信和進行專利許可是有效的途徑。“對在美國的專利訴訟最有效的威懾力量是擁有大量強有力的專利，專利的質量而不是數量是最重要的。中國專利也可以有效地防衛在中國有生產經營的公司。一旦發現可能會對公司不利的專利，公司應當取得一個法律意見書。這份意見書需由合格的美國專利律師準備，意見書可以幫助你做明智的決定，而這樣的決定可以改變產品以避開有問題的專利。”Bob說。

　　產業合作共降風險

　　隨著半導體行業分工的發展，不僅僅是集成電路設計企業面臨知識產權風險，制造業、封裝測試業也同樣面臨風險，這就需要產業鏈各方加強合作，共同利用IP來縮短產品的面市時間并提供更高的性能。

　　全球代工業巨頭臺積電的資料庫管理處副處長翁嘉坤認為，上世紀90年代以來，隨著分工的發展，IC設計鏈分化為產品設計、數據庫和IP提供、代工三個部分。如果三方不在IP方面進行合作，可能會放慢產品的發展路線圖，延緩原型產品的出爐并帶來其他一些問題。因此，企業要有選擇性地管理IP伙伴，主動地管理IP質量，堅持不懈地控制IP風險和不斷地與合作伙伴交流來降低IP的使用風險。

　　Virage Logic公司的Bob Kwong認為可以通過采用與硅相關的IP來優化SoC的可制造性。與硅相關的IP包括功能IP、物理IP和結構IP。如今，可以將更多的物理IP模塊嵌入到單個SoC設計中，功能IP也可以進入SoC，實現例如流程監視、測試、診斷和調試、修復和錯誤容量等功能。傳統的方法是獨立設計物理IP和結構IP，現在采用與硅相關的IP的概念將其緊密結合在一起。Virage Logic公司的STAR存儲系統和杰爾公司的網絡處理器采用這種方法都很好地提高了產品的性能和產量。

　　相關鏈接

　　ITC侵權案審理

　　與一般聯邦法院之異同

　　1.由ITC專職律師代表公眾利益；

　　2.ITC在全美國有管轄權，不需要被告和某一個州產生一定的聯系；

　　3.需要有美國的國內相關產業；

　　4.日程緊(12-15個月，不包括上訴)；

　　5.短期內花費大；

　　6.調查取證方法類似；

　　7.采用同樣的侵權和無效標準；

　　8.由專職法官審理，對知識產權案件有經驗，無陪審團；

　　9.如果同時在ITC和聯邦法院上訴，聯邦法院的案子會被暫緩；

　　10.被控侵權者不能做原告；

　　11.被告提出的反訴移交給相應聯邦法庭處理，反訴不影響ITC案件的進度；

　　12.最后結果不同，ITC只能禁止進口和銷售，無財產賠償，無法追究過去行為，無故意侵權，有暫時禁令；

　　13.所有ITC案件的上訴都歸聯邦巡回法庭管，上訴時ITC是被上訴人；

　　14.解決辦法不屬法院上訴范圍，只能由總統審查；

　　15.ITC的上訴決定對聯邦法庭的案子沒有決定性影響。

　　集成電路如何避免

　　侵犯知識產權

　　1.做好知識產權檢索工作；

　　2.企業在引進國外技術或接受委托從事來料加工涉及專利權時，應先檢索查明該項專利是否為有效專利；

　　3.企業應當及時做好本企業研發的布圖設計管理工作；

　　4.企業還應注意專利從屬問題。

　　專家觀點

　　Farabow&Dunner律師事務所Bob：

　　兩種不同專利訴訟辨別應對

　　在美國遭遇專利訴訟分為兩種情況：美國聯邦地區法院專利訴訟和國際貿易委員會(ITC)訴訟(337調查)。這兩種訴訟之間存在一些不同，中國企業需要加以分辨以積極應對。

　　美國聯邦地區法院專利訴訟非常注重管轄權，也就是說公司只有在美國有居住地或有專利侵權行為，才能在美國地區法院被訴。不過對于公司來說，即使沒有管轄權也可以決定應訴，以保護市場或客戶。在美國的專利侵權包括直接侵權、間接侵權和其他侵權行為。其中，直接侵權包括在美國制造、使用、銷售或提議銷售、或向美國進口侵權產品；間接侵權包括誘導或幫助侵權；其他侵權行為包括向美國出口侵權產品的整體或其特殊設計的一部分，或向美國出口在美國以外使用侵權方法制造的產品。

　　美國聯邦地區法院專利訴訟的特征是：由訴訟雙方控制爭議的問題；由法官決定法律上的爭議問題，由陪審團(如果沒有陪審團，由法官)決定事實上的爭議問題；全面公開的調查取證，包括文件、證人和詢問/承認。進行此類訴訟的重點是初始訴訟請求和解釋權利要求書。初始訴訟請求的目的是確定爭議問題的范圍，在訴訟通知中不需要具體的主張，因為要經由調查取證提供更多的細節。解釋權利要求書可在任何時候進行，此時只有法官介入，法官可以選擇訴訟當事人的解釋或者自己解釋。

　　調查取證非常重要，當事人必須提供內部文件，訴訟的另一方看不到這些文件，只有律師可以看到，此外，當事人必須提供電子郵件。同時，你可向另一方當事人提出同樣的要求。在訴訟中，你必須提供證人，證人可以在中國用中文作證。在專利訴訟中，你最好找到專家證人。專家證人是受雇的具有特殊知識或經驗的證人，多數用于侵權、專利無效和賠償數額的爭議上，他們必須提交報告，而且可能宣誓作證。

　　有一點比較特殊的是，如果沒有事實上的爭議，法官可以未經陪審團庭審而直接對法律問題進行判決。例如，如果侵權問題就設備的結構和操作沒有爭議、無效問題就先有技術沒有爭議和其他辯護情況出現時，法官可以直接判決。這對被控侵權人有利。如果進入庭審過程，當事人需各方提供事實方面證人和專家證人，證人可以用中文作證，由翻譯人員翻譯，雙方可向對方證人提問。而陪審團由普通人組成，陪審團根據法官的說明或指示來決定誰勝訴。如果沒有陪審團，則由法官決定誰勝誰負。庭審判決后，如果判決不被證據支持，敗訴方可以要求法官推翻陪審團的判決，敗訴方可以要求新的審判，敗訴方也可以上訴。

　　此外，訴訟中還有其他一些需要注意的問題。例如，和解通常發生在臨近審判或案件進行重要一步之后，比如專利范圍鑒定的馬克曼聽證會舉行之后；法庭可以判決賠償損失(利潤損失或者合理的專利權使用費)；法庭可以要求禁止(停止)侵權行為。

　　國際貿易委員會(ITC)訴訟(337調查)與地方法院的區別主要在于：國際貿易委員會(ITC)對進口貨物、但不對當事人有管轄權；ITC律師代表美國公眾利益；沒有陪審團；法官做決定，由五人委員會審查；進程非常迅速；控訴方(比如專利持有人)必須有美國當地產業；通常有一個驅逐令告訴海關停止進口侵權產品；ITC還可以發出制止令；ITC法律基本和地方法院法律一樣。

　　摩根路易斯律師事務所胡康萍律師：

　　化解國際知識產權爭端要講求策略

　　當你收到警告信或訴狀時，首先祝賀你自己，這表明你的市場做得很成功，已對競爭對手造成了足夠威脅，然后要馬上開始行動，不要置之不理。對于警告信要及時回函，進行內部調查，并和對方談判，以盡量避免被訴。一旦必須面對訴訟，你要積極應對訴訟，及時雇用合格律師，進行內部調查，與律師一起進行風險評估，制定訴訟策略，滿足法庭應答限期或盡早申請延期。

　　通過與專利權人協商可以獲得較優惠的專利許可。一旦專利權人找上門來，你可以考慮對指控提出挑戰。例如，產品并不構成侵權，可能需要技術討論，專利無效或者不在專利區域內銷售等。考慮是否可能和對方進行交叉許可降低專利使用費，不過前提條件是：另一方必須在你的專利技術的范圍內生產、使用或銷售產品；你的專利庫必須包含有意義的專利；從別人那購買專利以補充專利庫；專利必須存在于銷量大的國家。這樣可以形成一個雙贏的局面。通過和專利持有人做一些業務合作以降低專利使用費，同意向專利所有人購買產品/零部件或向專利所有人出售產品/零部件，在中國市場上提供合作，考慮成為對方或者一個已取得許可的公司的OEM供應商，這樣產品可以得到對方許可的保護。

　　當然，你也不應獨自承擔責任。你可以與供應商/客戶協商以分擔責任。如果產品因為供應商的芯片或部件而侵權，你可以說服專利持有人和供應商解決，由供應商來付費。另外，關于元件你是否知道其細節，或許可以爭辯不侵權。專利持有人可能因專利使用費太少而抵制，他們可以自由選擇找供應商還是組合商。你需要在和供應商的合同中規定賠償義務，利用價格和其他因素來談判，和一家以上供應商建立業務往來，使它們互相競爭，或者利用商會或行業協會來談判。

　　你必須進行專利侵權的風險評估。包括：產品的策略如何？專利所有人在產品售出的主要市場中是否擁有專利？改進產品來避免專利的可能性和成本是怎樣的？在該產品的市場中，你的公司占的市場比例如何？過去專利所有人是否曾提起過訴訟？

　　你應該盡量避免被牽涉進專利訴訟案。一旦對方找上門來，應該和對方談判以避免被訴訟。決定如何對付一個案子時你應該想一想，是否值得訴訟、市場的大小、雙方的關系(直接競爭者)、對方的訴訟歷史、你方是否有較強的不侵權或專利無效證據、獲勝的可能性以及最好和最壞的結果，你是否輸得起？

　　一旦專利訴訟不可避免，你要盡量了解美國的司法體系。美國知識產權訴訟分為美國聯邦法庭訴訟和國際貿易委員會(ITC)337案件。一方可能會因生產銷售或進口侵權產品在美國聯邦法院被訴訟。而ITC負責審查進口貿易中的“不公平行為”，通常和專利或商標侵權有關。ITC可能禁止被調查方對美國進口產品，但是不能追究過去的損失。

　　中國企業遭遇更多的ITC案件的流程為：調查開始之前至ITC正式決定進行調查(30天)，并行案件和被告反訴，調查取證過程(6-9月)，聽證會(1個月)，ITC專職法官進行初步調查并得出初步結果(2個月)，一旦ITC發現違法行為總統有權審查(60天)，由ITC審理委員會進行內部審查并決定ITC最終調查結果(45天)，可上訴到聯邦巡回法庭復審。

　　上海硅知識產權交易中心徐步陸博士：

　　回避設計過程知識產權風險

　　我國集成電路相關企業面臨的困境在于，產業鏈各環節的高端技術、前沿技術絕大部分仍然掌握在美、日、歐企業手中。從國內集成電路專利申請量來看，外資企業占82%，國內企業僅占18%。國際領先公司在知識產權方面的做法通常為：在全球重要市場部署重點專利；以專利為武器抑制行業有潛力者或新進入者；通過標準與專利結合的策略形成壟斷；有實力的競爭對手走向聯盟，以專利池方式共同收取許可費。

　　因此，我國企業就經常面臨以下幾方面的問題：企業發展到一定規模，在國內被訴侵權；產品出口，在海關遭遇337條款；產品出口，直接在國外法院被訴侵權；產品出口，在招、投標過程中遭遇知識產權阻力；產品的客戶遭遇律師函；產品的知識產權能力受質疑以及被要求交納許可費等。

　　那么，如何在IC設計過程中規避風險呢？有下面三個建議。

　　建議一，防患風險于未然，在企業內部建立產品開發過程中的知識產權風險管理體系，這一體系包括：開發前知識產權情況調查分析報告及相應流程、重點專利規避設計及應對策略制定和匯報制度、自主知識產權的布局及實施管理和考核制度。

　　建議二，依據分析，制定IC設計過程中運用于產業鏈上、下游的降低知識產權風險的方案，適當調整IC設計或商業方案，判斷可否僅開發或提供有知識產權能力的部分，同時制定自主產權部分的許可收費策略。

　　建議三，對于重點產品及風險較大的產品還應該做到：產品相關標準專利分析及許可情況調查；分析標準專利池并制定談判策略，取得授權；業界近期訴訟情況調查，并確定取得授權可能；制定產品銷售知識產權責任策略，以降低潛在風險。

　　中興通訊股份有限公司知識產權經理李偉：

　　知識產權策略包括基礎、分析和運營

　　　中國企業的知識產權戰略應該包括知識產權基礎、分析和運營三個部分。基礎部分以提升長期競爭力為核心；分析部分則重在控制公司國際化市場拓展的IP風險，提高研發能力；運營部分是經營未來的重要利潤來源。

　　中興通訊基礎業務的重要部分是專利申請。公司在專利申請方面采用以下策略：市場未動，專利先行，體現知識產權的前瞻性價值；策略布局，質量核心，強調專利布局，以提高專利商業價值為核心目標；資源優化，著眼未來，70%的專利工作資源投放在基礎研究和預研項目，30%專利工作的資源用于產品的改進升級；核心資產，價值專利，截至2005年12月底，累計完成國內專利申請超過4000項，發明專利比例高達90%，移動終端專利/專利申請居國內企業榜首。同時，中興通訊擁有國內注冊商標40余件，向150余個國家和地區申請了超過300件注冊商標，其中80多個已獲注冊，全面支持了公司的國際化進程。

　　中興通訊知識產權運營戰略的目標是知識產權的商品化和資本化，主要表現形式有許可、轉讓、入股、抵押、兼并、評估、籌資、上市等，公司通過完善知識產權增值制度，建立知識產權流程來創造增值機會。采用合作優先，必要抗衡的策略。在標準知識產權戰略方面，公司專利標準化的使命是完成從游戲規則的跟隨者到游戲規則的領導者的轉變。在這方面，中興取得了一定成就：GOTA技術已經逐漸成為國際通訊巨頭普遍采用的技術，公司還是TD-SCDMA的核心專利持有者。

　　中興通訊知識產權分析的目的是控制知識產權風險，有效利用專利文獻提高研發起點。公司建有中興通訊知識產權分析管理辦法，利用中興通訊專利檢索及分析系統平臺，將分析嵌入研發流程的各個環節(預研、立項、系統設計、驗收等)，主要進行產品和技術知識產權分析、目標國家知識產權環境分析、競爭對手知識產權分析、上下游廠商知識產權分析。通過分析，公司可以有效地進行各個環節的風險控制。在采購環節進行供應商知識產權擔保、供應商知識產權實力評價等；在研發環節注重各項知識產權分析及應對方案的執行；在市場環節進行市場的選擇、商務銷售方式的選擇、客戶知識產權擔保等分析。