上海市第一中級人民法院

知識產(chǎn)權(quán)判決書

　　（2005）滬一中民五（知）初第字85號

　　原告上海弘奇食品有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)益華路88號。

　　法定代表人林世熙，董事長。

　　委托代理人谷東燕，該公司職工。

　　原告林世熙，男，漢族。

　　委托代理人谷東燕，上海弘奇食品有限公司職工。

　　委托代理人劉克峰，男，漢族。

　　被告上海尚介青食品有限公司，住所地上海市閔行區(qū)紅松路135號－137號。

　　法定代表人謝敏，總經(jīng)理。

　　委托代理人劉云海、崔愛娣，上海市海燕律師事務(wù)所律師。

　　原告上海弘奇食品有限公司（以下簡稱上海弘奇公司）、林世熙與被告上海尚介青食品有限公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛一案，本院于2005年3月7日受理后，依法組成合議庭，于同年7月7日公開開庭進行了審理，上述當(dāng)事人的委托代理人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告訴稱，“永和”豆?jié){是臺灣弘奇食品有限公司（以下簡稱臺灣弘奇公司）自1982年以來創(chuàng)立的知名品牌。“永和及圖”商標(biāo)由該公司于1995年在中國大陸注冊。2001年12月30日，此商標(biāo)轉(zhuǎn)讓于永和國際發(fā)展有限公司（以下簡稱永和國際發(fā)展公司）。原告上海弘奇公司成立于2000年9月，2001年 12月經(jīng)與永和國際發(fā)展公司簽訂商標(biāo)許可合同，原告上海弘奇公司取得“永和及圖”注冊商標(biāo)在中國大陸地區(qū)的獨占使用許可權(quán)。之后，原告上海弘奇公司陸續(xù)與全國各地百余家經(jīng)營者簽訂商標(biāo)許可使用合同，許可其在經(jīng)營豆?jié){等餐飲商品時使用該商標(biāo)。原告林世熙系上海市浦東新區(qū)梅園街道永和豆?jié){店店主，于2000年與原告上海弘奇公司簽訂商標(biāo)使用合同，取得“永和及圖”商標(biāo)的使用權(quán)，同年開始在嶗山西路400號開設(shè)永和豆?jié){店經(jīng)營以豆?jié){為主的餐飲商品。被告亦系經(jīng)營中式快餐服務(wù)的企業(yè)，向顧客提供包括豆?jié){在內(nèi)的食品和服務(wù)，與兩原告有著直接的競爭關(guān)系。近來，原告發(fā)現(xiàn)被告未經(jīng)原告許可，擅自在其經(jīng)營的餐飲店店面、豆?jié){杯、外賣便利袋等上使用“永和新一代”的宣傳字樣，同時還在外賣單上杜撰所謂“成長的故事”，將永和豆?jié){與喜年來豆?jié){混為一談。原告認為，經(jīng)過原告和諸多合法被許可使用者的長期經(jīng)營，“永和”商標(biāo)已為相關(guān)公眾所熟悉，與原告的形象和產(chǎn)品乃至商譽緊密相連，“永和”豆?jié){已成為具有廣泛市場基礎(chǔ)和消費者美譽度很高的知名品牌。被告與原告上海弘奇公司之間并無任何許可使用“永和”商標(biāo)或協(xié)議加盟的歷史，因此被告的上述宣傳行為不僅足以使消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆，誤認為被告經(jīng)營的商品與原告上海弘奇公司有關(guān)，或者誤認為其經(jīng)營和廣告由原告上海弘奇公司發(fā)起或者得到了原告的支持。尤為甚者，被告店內(nèi)餐飲的質(zhì)量、服務(wù)水準(zhǔn)并不比原告的諸多永和豆?jié){連鎖店好，而其宣傳語中“新一代”的用語足以使相關(guān)公眾誤認為被告經(jīng)營的餐飲食品和服務(wù)是新一代的永和豆?jié){，要比原告授權(quán)的經(jīng)營者的產(chǎn)品和服務(wù)更新、更好、更先進，這顯然是一種揚己抑彼的詆毀行為。原告認為，被告的行為侵犯了原告及其他合法使用“永和”豆?jié){品牌經(jīng)營者的合法權(quán)益，請求本院確認被告在其經(jīng)營的餐飲店店面、店內(nèi)裝飾、豆?jié){杯、外賣便利袋等上使用“永和新一代”的行為系一種不正當(dāng)競爭行為，判令被告立即停止商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭行為，在《新民晚報》上向原告公開賠禮道歉、消除影響，并賠償原告經(jīng)濟損失人民幣10萬元。

　　被告辯稱：1、原告林世熙僅為“永和及圖”商標(biāo)普通使用許可合同的被許可人，在商標(biāo)注冊人沒有明確授權(quán)的情況下，無權(quán)提起訴訟；2、原告上海弘奇公司沒有證據(jù)證明其在具體商品上使用過“永和及圖”商標(biāo)，同時，其未曾直接涉足快餐服務(wù)業(yè)，其與被告之間不存在競爭關(guān)系，故原告上海弘奇公司的訴訟主體資格存在瑕疵；3、由于“永和”是地名，不得作為商標(biāo)注冊，因此原告在第43類餐飲業(yè)不享有“永和”文字的專用權(quán)；4、原告使用的“永和及圖”商標(biāo)屬于商品商標(biāo)，而被告經(jīng)營“喜年來”快餐店時使用“永和新一代”僅表示其服務(wù)內(nèi)容與特色，并未專用于豆?jié){這種具體商品或其包裝上，與原告商標(biāo)核定使用的商品既不相同也不類似，原告無權(quán)跨類別主張“永和及圖”商標(biāo)專用權(quán)；5、被告在經(jīng)營“喜年來”快餐服務(wù)時使用“永和新一代”完全屬于正當(dāng)使用。

　　經(jīng)審理查明，雙方當(dāng)事人對以下事實基本沒有異議，本院予以確認：

　　原告上海弘奇公司成立于2000年9月26日，經(jīng)營范圍為食品、食品設(shè)備、五金、建材、百貨的銷售，干點、鹵味半成品的加工等。

　　臺灣弘奇公司于1995年2月21日經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理局商標(biāo)局（以下簡稱商標(biāo)局）核準(zhǔn)注冊了由“永和”中文文字、拼音字母以及圖形“草帽臉”三部分組成的圖文組合商標(biāo)，商標(biāo)注冊證第730628號，核定使用商品第30類：豆?jié){、米漿、茶、烏龍茶、豆花、冰淇淋，注冊有效期為10年。 2001年12月30日，商標(biāo)局核準(zhǔn)上述商標(biāo)轉(zhuǎn)讓注冊，受讓人為永和國際發(fā)展公司。2004年11月9日，商標(biāo)局核準(zhǔn)上述商標(biāo)續(xù)展注冊。

　　2001年11月29日，原告上海弘奇公司與永和國際發(fā)展公司簽訂了一份《商標(biāo)使用許可合同》，約定永和國際發(fā)展公司將包括第730628號商標(biāo)在內(nèi)的3 個注冊商標(biāo)許可原告上海弘奇公司使用，商標(biāo)許可使用權(quán)的性質(zhì)為獨占使用許可，許可使用期限自2001年12月30日至2006年12月30日，許可使用地域為中華人民共和國，永和國際發(fā)展公司授權(quán)原告上海弘奇公司在商標(biāo)使用許可地域?qū)⑸虡?biāo)許可第三方使用。

　　2000年6月20日，原告上海弘奇公司與原告林世熙簽訂了一份《商標(biāo)使用許可合同》，約定原告上海弘奇公司將第730628號商標(biāo)許可原告林世熙在經(jīng)營的豆?jié){店使用，商標(biāo)許可使用權(quán)的性質(zhì)為普通授權(quán)使用，商標(biāo)許可使用的期限為2000年6月20日至2010年6月19日。

　　2000年6月23日，原告林世熙以個人經(jīng)營的形式在上海市浦東新區(qū)嶗山西路400號成立了永和豆?jié){店，經(jīng)營范圍及方式為干濕點、飲料、飯菜的零售（涉及許可證的憑證經(jīng)營）。在該豆?jié){店的店招、店面和菜單上均突出使用“永和豆?jié){”四個字，包括豆?jié){杯上還使用了圖形“草帽臉”和拼音字母“Yon ho”的標(biāo)識。2005年6月22日，上海市工商行政管理局浦東新區(qū)分局核準(zhǔn)該豆?jié){店注銷登記。

　　另查明，1998年4月28日，商標(biāo)局核準(zhǔn)侯政宏注冊“喜年來”文字商標(biāo)，商標(biāo)注冊證第1171826號，核定服務(wù)項目第42類：餐館、快餐館等，注冊有效期為10年。2001年6月28日，商標(biāo)局核準(zhǔn)上述商標(biāo)轉(zhuǎn)讓注冊，受讓人為邱耀輝。

　　被告成立于2002年10月18日，經(jīng)營范圍為濕點、飲料、食品（含熟食）、酒的零售（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。2004年4月1日，被告與邱耀輝簽訂了一份《商標(biāo)授權(quán)使用許可合同》，約定邱耀輝將第1171826號商標(biāo)許可被告在上海市紅松路135號經(jīng)營快餐業(yè)使用，許可使用的期限自2004年4 月10日至2007年4月9日。

　　2004年9月15日現(xiàn)場公證的證據(jù)顯示：被告的店招為紅底白字，服務(wù)標(biāo)識的文字部分為“喜年來永和新一代”，其中“永和新一代”每個字的字號大小約為“喜年來”每個字字號大小的四分之一。外賣豆?jié){杯和便利袋上也印有“喜年來永和新一代”字樣，其中“喜年來”三個字字號大且醒目，“永和新一代”五個字的字號則較小。在被告的菜單上及店堂中均印有或懸掛有“喜年來”快餐店歷史變遷的照片，菜單上的一組照片題為“成長的故事”，其中第一張照片反映的均為“喜年來”快餐店最早的店貌，其店招為書寫有“永和豆?jié){”四個字的牌匾。

　　經(jīng)查，“永和”是我國臺灣省臺北縣縣轄市永和市的地名。上世紀(jì)50年代初期，一群祖籍大陸遠離家鄉(xiāng)的退役老兵迫于生計，聚集在臺北與永和間的永和中正橋畔，搭起經(jīng)營快餐早點的小棚，磨豆?jié){、烤燒餅、炸油條，漸漸形成了一片供應(yīng)早餐的攤鋪。因為這些老兵手藝地到，磨出的豆?jié){新鮮營養(yǎng)香濃可口，做出的燒餅油條色澤金黃松軟酥脆，以致以豆?jié){為代表的永和地區(qū)的各種小吃店盛名遠播，傳遍臺灣全島。1996年，臺商邱耀輝在上海市常熟路115號開設(shè)了一爿“永和豆?jié){”店。

　　以上事實，有原告提供的營業(yè)執(zhí)照、個體工商戶注銷登記核準(zhǔn)單、第730628號商標(biāo)注冊證、核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)證明、核準(zhǔn)續(xù)展注冊證明、商標(biāo)使用許可合同、被告的工商登記資料、《公證書》、公證費發(fā)票，被告提供的第1171826號商標(biāo)注冊證、核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)證明、商標(biāo)授權(quán)使用許可合同、中華人民共和國行政區(qū)劃、原告網(wǎng)站上的公司簡介、原告加盟店的店面照片、菜單、豆?jié){杯實物以及證人邱耀輝的證言等證據(jù)證實。

　　原告提供的連鎖經(jīng)營協(xié)會會員證、證明，被告提供的原告上海弘奇公司的資產(chǎn)負債表、利潤表及審計報告等對各自的主張不具有證明力。原告提供的武漢市中級人民法院、嘉興市中級人民法院的民事判決書、商標(biāo)局商標(biāo)異議裁定書、中央電視臺第四套節(jié)目《海峽兩岸》的報道，被告提供的《協(xié)議書》、商標(biāo)檔案、上海永和豆?jié){大王餐飲有限公司工商登記信息、商標(biāo)核駁通知書、商標(biāo)評審委員會商標(biāo)爭議終局裁定書、商標(biāo)局商標(biāo)異議裁定書等證據(jù)與本案無關(guān)。故對以上證據(jù)，本院均不予采用。

　　本院認為，原告上海弘奇公司系第730628號注冊商標(biāo)獨占使用許可合同的被許可人，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定，原告上海弘奇公司可以單獨向法院提起訴訟。雖然原告林世熙是與原告上海弘奇公司訂立分許可合同的商標(biāo)普通許可使用人，但是由于商標(biāo)獨占使用許可合同的被許可人對商標(biāo)享有排斥商標(biāo)注冊人的單獨使用的權(quán)利，而且，商標(biāo)注冊人亦授權(quán)原告上海弘奇公司在商標(biāo)使用許可地域?qū)⑸虡?biāo)許可第三方使用。因此，雖然上述司法解釋規(guī)定商標(biāo)的普通許可使用人須經(jīng)商標(biāo)注冊人明確授權(quán)才可以提起訴訟，但在本案中，原告林世熙在獲得了原告上海弘奇公司的明確授權(quán)后，即可以視為滿足了上述起訴條件。故原告林世熙具有本案訴訟主體資格。但是，由于原告上海弘奇公司取得商標(biāo)獨占許可使用權(quán)的日期為2001年12月30日，因此在該日期以前，原告林世熙取得的商標(biāo)普通許可使用權(quán)沒有法律依據(jù)，即兩原告取得商標(biāo)權(quán)利的日期均應(yīng)從2001年12月30日起算。

　　關(guān)于原告上海弘奇公司與被告是否存在競爭關(guān)系，本院認為，原告上海弘奇公司通過許可使用的方式許可他人在經(jīng)營豆?jié){等第30類商品上使用系爭商標(biāo)。被告經(jīng)營的雖然是快餐服務(wù)業(yè)，但提供的是豆?jié){等中式快餐食品，故原告上海弘奇公司與被告存在競爭關(guān)系，被告認為兩者不存在競爭關(guān)系的辯稱意見不能成立，本院不予采納。

　　本案的爭議焦點在于：被告在其店招上使用“永和新一代”的字樣，在菜單上和店堂中所作的“成長的故事”等廣告宣傳是否構(gòu)成對原告注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯和不正當(dāng)競爭。

　　本院認為，根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》第五十條第（一）項的規(guī)定，下列行為屬于《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十二條第（五）項所稱的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，即“在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的。”本案中，系爭注冊商標(biāo)由 “永和”中文文字、拼音字母以及圖形“草帽臉”三部分組成。被告在其店招上使用了“永和”字樣，因此，判斷被告的使用行為是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆與誤認，關(guān)鍵在于“永和”兩個文字與系爭注冊商標(biāo)是否構(gòu)成近似。雖然被告使用的“永和”兩個文字是系爭注冊商標(biāo)的組成部分，但原、被告在庭審中均確認“永和” 為我國臺灣省的地名，故就“永和”兩個文字本身而言，其在區(qū)別不同商品和服務(wù)來源時顯著性較弱。而且，原告也未提交證據(jù)證明“永和”兩個字經(jīng)過其使用已經(jīng)產(chǎn)生區(qū)別于原第一含義（即地名含義）的具有顯著性的第二含義，成為系爭注冊商標(biāo)的顯著識別部分。由于系爭注冊商標(biāo)系圖文組合商標(biāo)，與被告所使用的“永和” 兩個文字有明顯的區(qū)別，而且兩者相同之處也不是系爭注冊商標(biāo)中起主要識別作用的部分。因此，以相關(guān)公眾的一般注意力進行觀察和判斷，兩者在整體上并不構(gòu)成近似。原告提供的證據(jù)不能證明被告使用“永和”兩個字足以使普通消費者對被告與原告之間存在特定的經(jīng)營關(guān)系產(chǎn)生聯(lián)想或者誤認，并對其商品、服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，從而誤導(dǎo)了相關(guān)公眾。因此，原告認為被告構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主張缺乏事實與法律依據(jù)，本院不予支持。基于上述理由，被告在其店招上使用“永和新一代”的字樣，在菜單上和店堂中所作的“成長的故事”等廣告宣傳并不會產(chǎn)生貶低原告商品和服務(wù)聲譽的結(jié)果，故原告認為被告構(gòu)成不正當(dāng)競爭的主張亦不能成立。據(jù)此，依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十二條第（五）項、《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》第五十條第（一）項、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十四條的規(guī)定，判決如下：

　　原告上海弘奇食品有限公司和原告林世熙的訴訟請求，本院不予支持。

　　本案案件受理費人民幣3，510元，由原告上海弘奇食品有限公司和原告林世熙負擔(dān)。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起15日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市高級人民法院。