中華人民共和國(guó)上海市高級(jí)人民法院
?民事判決書

?（2006）滬高民三（知）終字第11號(hào)

上 訴人（原審原告）伊萊利利公司（Eli Lilly and Company），住所地美利堅(jiān)合眾國(guó)印第安那州46285，印第安那波利斯莉莉公司中心（Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285 USA）。
授權(quán)代表韋勞倫（Lawrence T. Welch），助理首席專利律師。
委托代理人艾宏，北京市正見(jiàn)永申律師事務(wù)所律師。
委托代理人林柏楠，北京市中咨律師事務(wù)所律師。
被上訴人（原審被告）江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司，住所地中華人民共和國(guó)江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
法定代表人鄭道中，董事長(zhǎng)。
委托代理人王惠香，上海市一平律師事務(wù)所律師。
委托代理人岑均達(dá)，男，漢族，1964年6月18日出生，住上海市虹口區(qū)涼城路465弄25號(hào)501室。
被上訴人（原審被告）上海醫(yī)藥工業(yè)研究院，住所地中華人民共和國(guó)上海市北京西路1320號(hào)。
法定代表人朱寶泉，院長(zhǎng)。
上訴人伊萊利利公司因專利侵權(quán)糾紛一案，不服中華人民共和國(guó)上海市第二中級(jí)人民法院（2002）滬二中民五 （知）初字第137號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，于2006年9月7日不公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人伊萊利利公司的委托代理人艾宏、 林柏楠，被上訴人江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱豪森公司）的委托代理人王惠香、岑均達(dá)到庭參加訴訟。被上訴人上海醫(yī)藥工業(yè)研究院（以下簡(jiǎn)稱醫(yī)工院） 經(jīng)本院傳票傳喚，無(wú)正當(dāng)理由未到庭參加訴訟，本院依法進(jìn)行缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院經(jīng)審理查明：
1991年4月24日，利利工業(yè)公司向國(guó)家專利局申請(qǐng)了名稱為“制備一種噻吩并苯并二氮雜?化合物的方法”發(fā) 明專利，1995年2月19日被授予專利權(quán)，專利號(hào)為ZL91103346.7（該專利以下簡(jiǎn)稱91專利）。1998年3月17日，利利工業(yè)公司將該專利 權(quán)轉(zhuǎn)讓給伊萊利利有限公司。2002年4月28日，伊萊利利有限公司又將該專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給原告。
91專利權(quán)利要求書的內(nèi)容為：一種制備2－甲基－10－（4－甲基－1－哌嗪基）－4H－噻吩并[2,3-b][1,5]苯并二氮雜?，或其酸加成鹽的方法，<以下簡(jiǎn)稱式（Ⅰ）化合物>
所述方法包括：
（a）使N－甲基哌嗪與下式的化合物反應(yīng)，
???????? <以下簡(jiǎn)稱式（Ⅱ）化合物>
??? 式中Q是一個(gè)可以脫落的基團(tuán)，或
??? （b）使下式的化合物進(jìn)行閉環(huán)反應(yīng)
???????? <以下簡(jiǎn)稱式（Ⅲ）化合物>
1996年3月22日，原告和利利工業(yè)公司共同向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了名稱為“2－甲基－噻吩并苯并二氮雜?的結(jié)晶形式及制備方法”發(fā)明專利，2001年 1月13日被授予專利權(quán)，專利號(hào)為ZL96192775.5（該專利以下簡(jiǎn)稱96專利）。2002年7月10日，原告和利利工業(yè)公司將該專利的專利權(quán)人變 更為原告。
2001年12月17日，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局授予豪森公司和醫(yī)工院奧氮平及奧氮平片新藥證書和生產(chǎn)批件，奧氮 平的類別為四類、劑型為原料藥、批準(zhǔn)文號(hào)為國(guó)藥準(zhǔn)字X20010798；奧氮平片（商品名：歐蘭寧）的類別為四類、劑型為片劑、批準(zhǔn)文號(hào)為國(guó)藥準(zhǔn)字 X20010799。
2002年2月18日，原告向被告豪森公司發(fā)出警告信，告知其從事制備、臨床試用奧氮平以及申報(bào)新藥證書的行 為侵犯原告的兩項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)，要求其停止侵權(quán)行為。同年5月15日，原告以兩被告已完成侵犯原告兩項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)的準(zhǔn)備工作，并向國(guó)家藥品監(jiān)督管理局申請(qǐng)新 藥奧氮平生產(chǎn)和銷售許可為由，向法院申請(qǐng)?jiān)V前禁令，并提供2萬(wàn)美元擔(dān)保。上海市第二中級(jí)人民法院經(jīng)審查，認(rèn)為原告的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，遂作出（2002） 滬二中民（保）字第5號(hào)民事裁定，責(zé)令兩被告停止生產(chǎn)和銷售奧氮平原料藥和片劑。2002年6月26日，原告以兩被告構(gòu)成專利侵權(quán)為由提起本案訴訟。
2003年8月29日，法院委托科學(xué)技術(shù)部知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱知產(chǎn)事務(wù)中心）就本案涉及的技術(shù)問(wèn)題進(jìn) 行技術(shù)鑒定。知產(chǎn)事務(wù)中心接受委托后，確定五位專家組成專家鑒定組。期間，法院通過(guò)知產(chǎn)事務(wù)中心委托北京市理化分析測(cè)試中心、中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所分析測(cè) 試中心對(duì)被告豪森公司的奧氮平原料藥和片劑進(jìn)行X-射線衍射檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目為晶面間距和相對(duì)強(qiáng)度測(cè)試。北京市理化分析測(cè)試中心出具了檢驗(yàn)報(bào)告。中國(guó)科學(xué)院 化學(xué)研究所分析測(cè)試中心出具了衍射圖和衍射數(shù)據(jù)。
2004年10月21日，知產(chǎn)事務(wù)中心出具了國(guó)科知鑒字[2004]37號(hào)《技術(shù)鑒定報(bào)告書》，鑒定結(jié)論為： 1.被告豪森公司的奧氮平原料藥的生產(chǎn)方法未覆蓋91專利權(quán)利要求1的全部必要技術(shù)特征；2.被告豪森公司的奧氮平原料藥結(jié)晶形式覆蓋了96專利權(quán)利要求 1的全部必要技術(shù)特征；3.僅根據(jù)現(xiàn)有鑒定材料和現(xiàn)有檢測(cè)結(jié)果，尚難以判斷被告豪森公司奧氮平片劑是否覆蓋96專利權(quán)利要求7的全部必要技術(shù)特征；4.被 告豪森公司的奧氮平原料藥結(jié)晶的制備方法未覆蓋96專利權(quán)利要求9的全部必要技術(shù)特征。
對(duì)于上述鑒定結(jié)論，原告和兩被告的質(zhì)證意見(jiàn)如下：
1.原告的質(zhì)證意見(jiàn)。對(duì)于第一點(diǎn)鑒定結(jié)論，原告表示有兩點(diǎn)異議，認(rèn)為：（1）被告豪森公司將甲基化物質(zhì)甲醛、 甲酸加哌嗪替代原告的N－甲基哌嗪構(gòu)成等同替換，雖然原告使用“一步法”反應(yīng)，被告豪森公司使用“二步法”反應(yīng)，但是兩者反應(yīng)的手段、功能和效果完全相 同；（2）被告豪森公司第一步反應(yīng)得到的中間體與甲醛、甲酸反應(yīng)屬于1905年就公開(kāi)記載在教科書上的“E－C”反應(yīng)，屬于公知技術(shù)。對(duì)于第二點(diǎn)鑒定結(jié) 論，原告沒(méi)有異議，同意鑒定專家的意見(jiàn)。對(duì)于第三點(diǎn)鑒定結(jié)論，原告認(rèn)為應(yīng)由被告豪森公司進(jìn)一步舉證，提供奧氮平原料藥和片劑的樣品，否則將承擔(dān)舉證不能的 法律后果。對(duì)于第四點(diǎn)鑒定結(jié)論，原告有異議，認(rèn)為被告豪森公司應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明其實(shí)際使用奧氮平原料藥重結(jié)晶的工藝方法。
原告對(duì)鑒定程序亦存有異議，主要認(rèn)為：（1）鑒定報(bào)告錯(cuò)誤引用US4115574專利文件（以下簡(jiǎn)稱574專 利），該份專利文件系被告豪森公司單方提交給鑒定機(jī)構(gòu)的文件，不屬于經(jīng)法院確認(rèn)的向鑒定機(jī)關(guān)移交的證據(jù)，未經(jīng)各方當(dāng)事人質(zhì)證，法院不應(yīng)予以采信；（2）鑒 定機(jī)構(gòu)在兩次庭審中僅指派三位專家出庭接受質(zhì)詢，其他兩位專家未出庭接受質(zhì)詢，鑒定程序不合法。

2.被告豪森公司、醫(yī)工院的質(zhì)證意見(jiàn)。對(duì)于第一點(diǎn)鑒定結(jié)論，兩被告無(wú)異議。對(duì)于第二點(diǎn)鑒定結(jié)論，兩被告有異 議，認(rèn)為：（1）被告豪森公司原料藥部分衍射峰的缺失不能證明其結(jié)晶形式純度高于96專利權(quán)利要求1X－射線粉末衍射圖所反映的結(jié)晶形式純度；（2）被告 豪森公司用乙醇精制所得奧氮平樣品的X－射線粉末衍射圖與其按照1992年美國(guó)US5229382專利方法用乙腈精制所得的奧氮平樣品的X－射線粉末衍射 圖基本一致，說(shuō)明被告豪森公司的結(jié)晶形式與公知技術(shù)的結(jié)晶形式是一致的；（3）原告96專利獨(dú)立權(quán)利要求1所列的31個(gè)晶面間距為必要技術(shù)特征，被告豪森 公司和按照美國(guó)US5229382專利方法得到的奧氮平晶面間距都只有23個(gè)，缺失8個(gè)晶面間距，說(shuō)明被告豪森公司奧氮平結(jié)晶形式是使用公知技術(shù)的方法得 到的結(jié)晶形式。對(duì)于第三點(diǎn)鑒定結(jié)論，兩被告有異議，認(rèn)為該鑒定結(jié)論不明確，鑒定報(bào)告未明確難以作出鑒定結(jié)論的理由。對(duì)于第四點(diǎn)鑒定結(jié)論，兩被告沒(méi)有異議。
針對(duì)原告對(duì)于第一點(diǎn)鑒定結(jié)論提出的兩點(diǎn)異議，知產(chǎn)事務(wù)中心于2005年5月23日出具一份國(guó)科知函字 [2005]14號(hào)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：1.被告豪森公司使用的“二步法”與原告91專利的“一步法”不構(gòu)成等同替換。首先，兩者反應(yīng)原料不同，原 告91專利使用式（Ⅱ）化合物和N－甲基哌嗪，被告豪森公司使用式（Ⅱ）化合物、哌嗪、甲醛、甲酸。被告豪森公司制備方法缺少原告專利方法的必要原材料N －甲基哌嗪，在其“二步法”反應(yīng)過(guò)程中均未出現(xiàn)過(guò)N－甲基哌嗪；其次，兩者反應(yīng)步驟不同，原告91專利使用的是一步反應(yīng)法，被告豪森公司使用的是二步反應(yīng) 法；最后，由于反應(yīng)原料、反應(yīng)步驟不同，導(dǎo)致兩者反應(yīng)效率和技術(shù)效果不同。原告91專利文件也沒(méi)有給本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將“一步法”拆分為“二步法”的技 術(shù)提示；2.幾乎所有化合物的合成路線都是由已知的化學(xué)反應(yīng)組成，不能由此認(rèn)為所形成的合成路線不是新的。在合成路線設(shè)計(jì)中，如何利用已知反應(yīng)，設(shè)計(jì)出合 理、有效的合成路線是需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的。
2004年11月24日，被告豪森公司針對(duì)96專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，認(rèn)為權(quán) 利要求1－8和10不具有新穎性和創(chuàng)造性，請(qǐng)求宣告96專利部分無(wú)效。2005年4月28日，原告向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提交了復(fù)審意見(jiàn)書，對(duì) 96專利的權(quán)利要求書進(jìn)行了修改，刪除了權(quán)利要求1－8和10，僅保留權(quán)利要求9，經(jīng)修改后的96專利權(quán)利要求書內(nèi)容變更為：“一種制備形態(tài)Ⅱ的奧氮平同 質(zhì)多形物的方法，包括將工業(yè)級(jí)奧氮平于無(wú)水條件下在乙酸乙酯中制漿，從所形成的溶液中結(jié)晶出奧氮平。”2005年5月20日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員 會(huì)出具第7155號(hào)《無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書》，決定在專利權(quán)人于2005年4月28日提交的權(quán)利要求書的基礎(chǔ)上維持第96192775.5號(hào)發(fā)明專利權(quán) 有效。原、被告在收到?jīng)Q定書后均未向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟。
原審法院認(rèn)為：原告經(jīng)轉(zhuǎn)讓取得91專利和96專利，是該兩項(xiàng)專利的專利權(quán)人。
根據(jù)我國(guó)專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
判斷被控侵權(quán)的產(chǎn)品或方法是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)先根據(jù)獨(dú)立權(quán)利要求確定該專利的必要技術(shù)特征，再對(duì)被 控侵權(quán)的產(chǎn)品或方法的主要技術(shù)特征進(jìn)行技術(shù)分析，然后對(duì)兩者的對(duì)應(yīng)技術(shù)特征是否屬于相同或等同逐一進(jìn)行比較分析。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法覆蓋了專利的全部 必要技術(shù)特征，則被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法缺少專利的某一個(gè)或幾個(gè)必要技術(shù)特征，或被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法某一個(gè)或幾 個(gè)技術(shù)特征與專利對(duì)應(yīng)必要技術(shù)特征既不相同也不等同，則被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法的技術(shù)特征未覆蓋專利的全部必要技術(shù)特征，不落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
原告91專利的保護(hù)范圍為兩個(gè)并列的制備方法：1.方法（a），使式（Ⅱ）化合物與N－甲基哌嗪進(jìn)行反應(yīng)；2.方法（b），使式（Ⅲ）化合物進(jìn)行閉環(huán)反應(yīng)。
被告豪森公司制備奧氮平原料藥的生產(chǎn)方法的技術(shù)特征為：1.使式（A）化合物與哌嗪進(jìn)行反應(yīng)得到式（B）化合物；2.再將式（B）化合物與甲醛和甲酸進(jìn)行甲基化反應(yīng)得到式（I）化合物，如下圖所示：
將被告豪森公司奧氮平原料藥生產(chǎn)方法的技術(shù)特征與91專利的保護(hù)范圍對(duì)比分析如下：
被告豪森公司奧氮平原料藥生產(chǎn)方法的技術(shù)特征與91專利方法（a）的技術(shù)特征相比較，兩者具有三點(diǎn)不相同： （1）兩者反應(yīng)原料不相同。原告91專利使用式（Ⅱ）化合物與N－甲基哌嗪，被告豪森公司使用式（Ⅱ）化合物、哌嗪、甲醛、甲酸。被告豪森公司的制備方法 缺少原告專利方法的必要原材料N－甲基哌嗪，且在其“二步法”反應(yīng)過(guò)程中均未出現(xiàn)過(guò)N－甲基哌嗪；（2）兩者反應(yīng)步驟不相同。原告91專利使用的是“一步 法”，即由N－甲基哌嗪與式（Ⅱ）化合物進(jìn)行反應(yīng)，直接得到式（I）化合物奧氮平。被告豪森公司使用的是“二步法”，即由式（A）化合物和哌嗪反應(yīng)制備先 得到式（B）化合物中間體，再將式（B）化合物中間體與甲醛和甲酸進(jìn)行甲基化反應(yīng)得到式（I）的化合物。（3）由于反應(yīng)原料、反應(yīng)步驟不相同，導(dǎo)致兩者反 應(yīng)效率和技術(shù)效果各不相同。因此，被告豪森公司奧氮平原料藥生產(chǎn)方法的技術(shù)特征與91專利方法（a）的技術(shù)特征不相同。
原告認(rèn)為，被告豪森公司將甲基化物質(zhì)甲醛、甲酸加哌嗪替代原告的N－甲基哌嗪構(gòu)成等同替換。對(duì)此，原審法院認(rèn) 為，根據(jù)我國(guó)專利法司法解釋的規(guī)定，等同特征是指與記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員 無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。被告豪森公司奧氮平原料藥生產(chǎn)方法的技術(shù)特征與原告91專利方法的技術(shù)特征在反應(yīng)原料、反應(yīng)步驟和反應(yīng)效果上具有 明顯的差異，故兩者制備方法的手段、功能和效果均不相同，且原告91專利文件也沒(méi)有給本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將“一步法”拆分為“二步法”的必要技術(shù)提示，普 通技術(shù)人員仍須通過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)才能想到“二步法”。因此，被告豪森公司將甲基化物質(zhì)甲醛、甲酸加哌嗪替代原告的N－甲基哌嗪不構(gòu)成等同替換，故對(duì)于原告上 述辯稱意見(jiàn)不予采信。
對(duì)原告關(guān)于“E－C”反應(yīng)屬于公知技術(shù)的辯稱意見(jiàn)，原審法院認(rèn)為，雖然“E—C”反應(yīng)屬于教科書上已經(jīng)公開(kāi)的 技術(shù)，但是幾乎所有化合物的合成路線都是由已知的化學(xué)反應(yīng)組成的，如何利用已知反應(yīng)，設(shè)計(jì)出合理、有效的合成路線是需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的。被告豪森公司制 備奧氮平原料藥的合成路線，也是需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)才能聯(lián)想到的。因此，被告豪森公司奧氮平原料藥的制備方法不屬于公知技術(shù)，故對(duì)于原告上述辯稱意見(jiàn)不予 采信。
原告認(rèn)為，鑒定報(bào)告中引用的574專利系被告豪森公司單方提交給鑒定機(jī)構(gòu)的文件，未經(jīng)當(dāng)事人質(zhì)證，不能作為鑒 定依據(jù)。對(duì)此，原審法院認(rèn)為，574專利未經(jīng)原、被告質(zhì)證，不屬于鑒定的證據(jù)材料。鑒定機(jī)構(gòu)引用該份專利文件僅是為了進(jìn)一步闡明理由，該份專利文件是否被 采信，并不影響最終的鑒定結(jié)論。
將被告豪森公司奧氮平原料藥生產(chǎn)方法的技術(shù)特征與91專利方法（b）的技術(shù)特征相比較，91專利方法（b）為 式（Ⅲ）化合物進(jìn)行閉環(huán)反應(yīng)，被告豪森公司奧氮平原料藥的生產(chǎn)方法為式（A）化合物和哌嗪反應(yīng)制備先得到式（B）化合物中間體，再將式（B）化合物中間體 與甲醛和甲酸進(jìn)行甲基化反應(yīng)得到式（I）的化合物。兩者技術(shù)特征明顯不相同。
綜上，被告豪森公司奧氮平原料藥的制備方法與原告91專利的技術(shù)特征既不相同也不等同，被告豪森公司奧氮平原料藥的生產(chǎn)方法未覆蓋原告91專利的全部必要技術(shù)特征。
被告豪森公司的奧氮平原料藥結(jié)晶的制備方法為：將奧氮平粗品通過(guò)乙醇重結(jié)晶，得奧氮平黃色結(jié)晶。將被告豪森公司奧氮平原料藥結(jié)晶的制備方法與修改后的原告96專利保護(hù)范圍對(duì)比分析如下：
被告豪森公司的奧氮平原料藥使用乙醇重結(jié)晶的制備方法，而原告96專利使用乙酸乙酯結(jié)晶，兩者技術(shù)特征不相 同。由于兩者選用了不同的溶劑系統(tǒng)，不屬于基本相同的技術(shù)手段，故兩者技術(shù)特征也不等同。因此被告豪森公司奧氮平原料藥結(jié)晶的制備方法未覆蓋原告96專利 全部必要技術(shù)特征。
鑒于被告豪森公司奧氮平原料藥的制備方法未落入原告91專利的保護(hù)范圍，被告豪森公司奧氮平原料藥結(jié)晶的制備 方法未落入原告96專利的保護(hù)范圍，故原告起訴被告豪森公司、醫(yī)工院侵犯其兩項(xiàng)專利權(quán)，要求兩被告共同賠償經(jīng)濟(jì)損失的訴訟請(qǐng)求，無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，該訴訟 請(qǐng)求不應(yīng)支持。
對(duì)原告關(guān)于鑒定專家未全部出庭，程序不合法的意見(jiàn)，原審法院認(rèn)為，知產(chǎn)事務(wù)中心接受法院委托就本案涉及的技術(shù) 問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)鑒定，知產(chǎn)事務(wù)中心出具了技術(shù)鑒定報(bào)告和補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)，并加蓋公章，同時(shí)指派三位專家出庭接受質(zhì)詢，其他兩位專家因正當(dāng)理由無(wú)法到庭，因此鑒 定程序合法。原告提出的五位專家應(yīng)全部出庭接受質(zhì)詢的要求，無(wú)法律依據(jù)。關(guān)于被告豪森公司要求原告賠償因訴前禁令造成巨額損失的請(qǐng)求，不屬于本案審理范 圍，被告豪森公司可另行起訴。
綜上，被告豪森公司、醫(yī)工院共同研制的奧氮平原料藥的制備方法未落入原告91專利的保護(hù)范圍，奧氮平原料藥結(jié) 晶的制備方法未落入原告96專利的保護(hù)范圍，故兩被告未侵犯原告的兩項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)專利法》第五十六條第一款、最高人民法院 《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第十七條第一款、第二款的規(guī)定，判決：對(duì)原告伊萊利利公司的訴訟請(qǐng)求不予支持。本案案件受理費(fèi)人民幣 18,010元和技術(shù)鑒定費(fèi)人民幣52,740元，共計(jì)人民幣70,750元，由原告伊萊利利公司負(fù)擔(dān)。
伊萊利利公司不服一審判決，向本院提起上訴，請(qǐng)求：撤銷一審判決；確認(rèn)兩被上訴人侵犯其91專利和96專利； 判決禁止兩被上訴人生產(chǎn)、銷售使用上述兩項(xiàng)專利獲得的產(chǎn)品；判決兩被上訴人賠償上訴人損失人民幣100萬(wàn)元以及上訴人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開(kāi)支；判 決兩被上訴人在全國(guó)發(fā)行的媒體上向上訴人公開(kāi)賠禮道歉、消除影響。上訴的主要理由是：第一，原審法院未準(zhǔn)確分析本案證據(jù)。被上訴人向國(guó)家藥品監(jiān)督管理局提 交的申報(bào)文件“奧氮平生產(chǎn)工藝的研究資料及文獻(xiàn)資料”顯示，被上訴人報(bào)批的奧氮平生產(chǎn)原料中沒(méi)有甲醛和甲酸這兩種起始原料，因此，被上訴人不可能使用其聲 稱的方法制備奧氮平，故被上訴人未能證明其制備奧氮平的完整方法，未完成其不侵犯涉案專利的舉證責(zé)任；第二，原審法院采信沒(méi)有事實(shí)依據(jù)的錯(cuò)誤鑒定結(jié)論。因 為豪森公司將未經(jīng)上訴人質(zhì)證的一項(xiàng)美國(guó)專利提供給鑒定機(jī)構(gòu)作為鑒定依據(jù)，因此，鑒定機(jī)構(gòu)明顯受到被上訴人程序外活動(dòng)的不良影響，致使原審法院不能正確認(rèn)定 案件事實(shí)和適用法律；第三，原審法院拒絕上訴人質(zhì)證每一位鑒定專家的正當(dāng)要求；第四，原審法院沒(méi)有正確適用等同原則，沒(méi)有將被控侵權(quán)方法與專利方法進(jìn)行對(duì) 比，沒(méi)有界定涉案專利的保護(hù)范圍，沒(méi)有對(duì)案件的關(guān)鍵事實(shí)進(jìn)行司法審查。
二審程序中，上訴人伊萊利利公司還以原判決所依據(jù)的鑒定報(bào)告的鑒定程序不合法、鑒定方法不科學(xué)等為由，向本院 申請(qǐng)重新鑒定。此外，上訴人在二審開(kāi)庭審理程序中確認(rèn)，由于96專利經(jīng)修改后，在原專利權(quán)利要求的基礎(chǔ)上僅保留了一項(xiàng)方法專利，故放棄對(duì)兩被上訴人侵犯其 96專利的指控。
被上訴人豪森公司辯稱，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持；原判決所依據(jù)的鑒定報(bào)告是通過(guò)合法程序做出的，二審沒(méi)有必要重新鑒定。
被上訴人醫(yī)工院未提供答辯意見(jiàn)。
上訴人伊萊利利公司在二審程序中向本院提供了以下兩份新的證據(jù)材料：一、中華人民共和國(guó)北京市高級(jí)人民法院 （2006）高行終字第140號(hào)行政判決書復(fù)印件，以證明：（一）原判決所依據(jù)的鑒定報(bào)告對(duì)上訴人91專利與公知技術(shù)（上訴人1977年美國(guó)專利）類似的 推定沒(méi)有事實(shí)依據(jù)；（二）原判決所依據(jù)的鑒定報(bào)告對(duì)被控侵權(quán)方法與公知技術(shù)（上訴人1977年美國(guó)專利）類似的推定沒(méi)有事實(shí)依據(jù)；（三）原判決所依據(jù)的鑒 定報(bào)告將上訴人1977年美國(guó)專利作為公知技術(shù)，并以此推定上訴人91專利沒(méi)有新穎性和創(chuàng)造性的推定沒(méi)有事實(shí)依據(jù)；（四）原判決不審查上訴人提交的專利復(fù) 審委員會(huì)做出的7313號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，不制止鑒定機(jī)構(gòu)越權(quán)取證、越權(quán)判定證據(jù)效力、越權(quán)推定事實(shí)的行為，導(dǎo)致原審判決結(jié)果嚴(yán)重不公。二、上訴人 提供的一份專家意見(jiàn)書，以證明被上訴人制備奧氮平的方法與上訴人的91專利方法等同。
對(duì)上訴人伊萊利利公司提供的以上兩份新的證據(jù)材料，被上訴人豪森公司提出以下質(zhì)證意見(jiàn)：第一，對(duì)上訴人提供的 第一份證據(jù)材料的真實(shí)性沒(méi)有異議；雖然該證據(jù)材料產(chǎn)生的時(shí)間晚于原判決作出的時(shí)間，但該證據(jù)材料所涉及的內(nèi)容不是新的內(nèi)容，與上訴人于2005年7月8日 向原審法院遞交的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第7313號(hào)《無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書》的結(jié)論一致，且原判決是基于91專利有效而作出的，故該證據(jù)材料不 是二審程序中的新證據(jù)；該份證據(jù)材料并不能證明上訴人主張的事實(shí)，只能證明上訴人91專利具有新穎性和創(chuàng)造性。第二，上訴人提供的第二份證據(jù)材料也不屬于 二審程序中的新證據(jù)，該意見(jiàn)書的陳述人未出庭作證，且該意見(jiàn)偏離了91專利的內(nèi)容，對(duì)該意見(jiàn)書不予認(rèn)可。
被上訴人醫(yī)工院對(duì)上訴人伊萊利利公司提供的以上兩份新的證據(jù)材料未提出質(zhì)證意見(jiàn)。
對(duì)上訴人伊萊利利公司提供的上述第一份新的證據(jù)材料，本院認(rèn)為：第一，原判決所依據(jù)的鑒定報(bào)告并未否定上訴人 91專利的新穎性和創(chuàng)造性。第二、該證據(jù)材料并不能證明原審法院委托的鑒定機(jī)構(gòu)在鑒定程序上違法、在鑒定方法上不科學(xué)。因此，該份證據(jù)材料與本案沒(méi)有關(guān)聯(lián) 性，不能證明上訴人主張的事實(shí)，故本院不予采信。
對(duì)上訴人伊萊利利公司提供的上述第二份新的證據(jù)材料，本院認(rèn)為：該份證據(jù)材料系上訴人單方委托的專家陳述的意見(jiàn)，該份證據(jù)材料的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性均未得到證實(shí)，故本院不予采信。
被上訴人豪森公司、醫(yī)工院在二審程序中均未向本院提供新的證據(jù)材料。
經(jīng)審理查明，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚。
本院認(rèn)為，上訴人是91專利的專利權(quán)人，其對(duì)91專利享有的權(quán)利依法受到法律保護(hù)。原審法院根據(jù)伊萊利利公司 91專利的權(quán)利要求書及說(shuō)明書，依法合理界定了該專利權(quán)的保護(hù)范圍。在此基礎(chǔ)上，原審法院依據(jù)國(guó)科知鑒字[2004]37號(hào)《技術(shù)鑒定報(bào)告書》的鑒定結(jié)論 及國(guó)科知函字[2005]14號(hào)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)，依法認(rèn)定豪森公司、醫(yī)工院研制的奧氮平原料藥的制備方法未落入伊萊利利公司91專利的保護(hù)范圍，豪森公司、 醫(yī)工院不構(gòu)成對(duì)伊萊利利公司91專利權(quán)的侵犯。原審法院的這一認(rèn)定具有事實(shí)和法律依據(jù)，上訴人在二審程序中提出的證據(jù)和理由不足以推翻原審法院的這一認(rèn) 定。此外，上訴人在二審程序中放棄對(duì)兩被上訴人侵犯其96專利的指控，這是上訴人依法處分其訴訟權(quán)利，本院予以準(zhǔn)許。
上訴人訴稱，原審法院未準(zhǔn)確分析本案證據(jù)。被上訴人向國(guó)家藥品監(jiān)督管理局提交的申報(bào)文件“奧氮平生產(chǎn)工藝的研 究資料及文獻(xiàn)資料”顯示，被上訴人報(bào)批的奧氮平生產(chǎn)原料中沒(méi)有甲醛和甲酸這兩種起始原料，因此，被上訴人不可能使用其聲稱的方法制備奧氮平，故被上訴人未 能證明其制備奧氮平的完整方法，未完成其不侵犯涉案專利的舉證責(zé)任。對(duì)此，本院認(rèn)為，在被上訴人的申報(bào)文件“奧氮平生產(chǎn)工藝的研究資料及文獻(xiàn)資料”中的詳 細(xì)操作步驟部分，明確記載有甲醛和甲酸這兩種起始原料。兩被上訴人在一審程序中提供的證據(jù)以及原審法院調(diào)取的證據(jù)記載了兩被上訴人制備奧氮平的完整方法。 同時(shí)，兩被上訴人在一審程序中說(shuō)明了其制備奧氮平的方法與上訴人91專利的區(qū)別，并得到國(guó)科知鑒字[2004]37號(hào)《技術(shù)鑒定報(bào)告書》及國(guó)科知函字 [2005]14號(hào)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)的印證，原審判決書第17頁(yè)至第19頁(yè)也詳細(xì)論證了豪森公司制備奧氮平原料藥生產(chǎn)方法的技術(shù)特征未覆蓋91專利方法的必要 技術(shù)特征。此外，被上訴人對(duì)其不侵犯專利權(quán)并不承擔(dān)舉證責(zé)任，而是對(duì)其制備奧氮平的方法不同于上訴人91專利方法承擔(dān)舉證責(zé)任。故上訴人的這一上訴理由不 能成立。
上訴人訴稱，原審法院采信沒(méi)有事實(shí)依據(jù)的錯(cuò)誤鑒定結(jié)論。因?yàn)楹郎緦⑽唇?jīng)上訴人質(zhì)證的一項(xiàng)美國(guó)專利提供給鑒 定機(jī)構(gòu)作為鑒定依據(jù)，因此，鑒定機(jī)構(gòu)明顯受到被上訴人程序外活動(dòng)的不良影響，致使原審法院不能正確認(rèn)定案件事實(shí)和適用法律。對(duì)此，本院認(rèn)為，雖然國(guó)科知鑒 字[2004]37號(hào)《技術(shù)鑒定報(bào)告書》談到了經(jīng)法庭確認(rèn)的鑒定依據(jù)以外的材料，即574專利，但該份材料并非作出鑒定結(jié)論的依據(jù)或前提。該鑒定報(bào)告書在 第9頁(yè)第2自然段明確認(rèn)定，91專利的技術(shù)特征A（即：使N－甲基哌嗪與式（Ⅱ）化合物進(jìn)行反應(yīng)；或使式（Ⅲ）化合物進(jìn)行閉環(huán)反應(yīng)。）與豪森公司制備奧氮 平原料藥的方法的對(duì)應(yīng)技術(shù)特征A′（即：使式（A）化合物與哌嗪進(jìn)行反應(yīng)得到式（B）化合物；再將式（B）化合物與甲醛和甲酸進(jìn)行甲基化反應(yīng)得到式（I） 的奧氮平化合物。）不相同；該鑒定報(bào)告書在同頁(yè)第3自然段明確認(rèn)定，這兩個(gè)技術(shù)特征也不等同。在得出以上鑒定結(jié)論后，為進(jìn)一步說(shuō)明相關(guān)問(wèn)題，該鑒定報(bào)告書 才在同頁(yè)第4自然段引述了574專利文件。可見(jiàn)，國(guó)科知鑒字[2004]37號(hào)《技術(shù)鑒定報(bào)告書》并未將574專利作為鑒定依據(jù)，該鑒定報(bào)告書有關(guān)574 專利的表述并不影響鑒定程序的合法性和鑒定結(jié)論的公正性，也不能影響鑒定報(bào)告書的效力。故上訴人的這一上訴理由不能成立。此外，上訴人還以原判決所依據(jù)的 鑒定報(bào)告的鑒定程序不合法、鑒定方法不科學(xué)等為由，向本院申請(qǐng)重新鑒定。對(duì)此，本院認(rèn)為，由于上訴人沒(méi)有提供充分的證據(jù)證明鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定程序、鑒定方法 違法或不科學(xué)，從而影響了鑒定結(jié)論的科學(xué)性和公正性。因此，上訴人要求重新鑒定的理由不能成立，本院對(duì)上訴人要求重新鑒定的申請(qǐng)不予準(zhǔn)許。
上訴人訴稱，原審法院拒絕上訴人質(zhì)證每一位鑒定專家的正當(dāng)要求。對(duì)此，本院認(rèn)為，我國(guó)法律并未規(guī)定當(dāng)鑒定人為 兩人或兩人以上時(shí)，全體鑒定人均應(yīng)當(dāng)出庭接受當(dāng)事人的質(zhì)詢。本案中，已有三名鑒定人根據(jù)法院的通知出庭接受當(dāng)事人的質(zhì)詢，伊萊利利公司質(zhì)詢鑒定人以及對(duì)本 案鑒定報(bào)告進(jìn)行質(zhì)證的訴訟權(quán)利得到了充分保障，并已正當(dāng)行使。上訴人要求所有鑒定專家均出庭接受質(zhì)證的上訴理由沒(méi)有法律依據(jù)，本院不予支持。
上訴人訴稱，原審法院沒(méi)有正確適用等同原則，沒(méi)有將被控侵權(quán)方法與專利方法進(jìn)行對(duì)比，沒(méi)有界定涉案專利的保護(hù) 范圍，沒(méi)有對(duì)案件的關(guān)鍵事實(shí)進(jìn)行司法審查。對(duì)此，本院認(rèn)為，原審法院根據(jù)91專利的權(quán)利要求書及說(shuō)明書，在原審判決書第16頁(yè)明確界定了91專利的保護(hù)范 圍；原審法院根據(jù)國(guó)科知鑒字[2004]37號(hào)《技術(shù)鑒定報(bào)告書》和國(guó)科知函字[2005]14號(hào)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)，在原審判決書第17頁(yè)至第19頁(yè)將被控侵 權(quán)方法的技術(shù)特征與涉案專利的必要技術(shù)特征進(jìn)行了對(duì)比，同時(shí)對(duì)二者對(duì)應(yīng)的不同技術(shù)特征是否構(gòu)成等同特征進(jìn)行了分析。因此，上訴人的這一上訴理由缺乏事實(shí)依 據(jù)，本院不予支持。
此外，本案一審案件受理費(fèi)為人民幣16，010元，申請(qǐng)?jiān)V前責(zé)令停止侵犯專利權(quán)行為的案件受理費(fèi)為人民幣1，000元，原審法院計(jì)算的案件受理費(fèi)有誤，對(duì)此本院予以糾正。
綜上所述，原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，審判程序合法，應(yīng)予維持；上訴人的上訴請(qǐng)求沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，應(yīng)予駁回。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百三十條、第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)、第一百五十七條的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
本案一審案件受理費(fèi)人民幣16，010元、申請(qǐng)?jiān)V前責(zé)令停止侵犯專利權(quán)行為的案件受理費(fèi)人民幣1，000元、技術(shù)鑒定費(fèi)人民幣52，740元、二審案件受理費(fèi)人民幣16，010元，均由伊萊利利公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
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審　判　長(zhǎng)　朱丹
代理審判員　李瀾
代理審判員　馬劍峰

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二○○六年十月三十日

書　記　員　董爾慧

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