上海市第一中級人民法院

知識產(chǎn)權判決書

　　（2005）滬一中民五（知）初第字262號

　　原告寧波歐琳廚具有限公司，住所地浙江省寧波市鄞州區(qū)工業(yè)園區(qū)。

　　法定代表人徐劍光，該公司總經(jīng)理。

　　委托代理人王思中，該公司職工。

　　委托代理人談盈東，上海市華誠律師事務所律師。

　　被告上海歐琳電器有限公司，住所地上海市閔行區(qū)北翟路3318號。

　　法定代表人應偉東，該公司總經(jīng)理。

　　委托代理人孫明榮、張少省，上海市新閔律師事務所律師。

　　被告上海歐琳廚具有限公司，住所地上海市閔行區(qū)北翟路3318號。

　　法定代表人應偉東，該公司總經(jīng)理。

　　委托代理人郭文華、張少省，上海市新閔律師事務所律師。

　　原告寧波歐琳廚具有限公司與被告上海歐琳電器有限公司、被告上海歐琳廚具有限公司商標侵權及不正當競爭糾紛一案，本院于2005年7月8日受理后，依法組成合議庭，于同年9月28日、10月27日兩次公開開庭進行了審理，雙方當事人的委托代理人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

　　原告訴稱，原告成立于1995年8月，公司規(guī)模龐大。自1997年4月28日起，原告先后注冊了“歐琳、OULIN框形”、“歐琳、OULIN框形（圖形）”、“歐琳、OULIN（文字）”和“歐琳、OULIN（圖形）”系列商標，商標注冊類別多達27類。同時，2001年和2002年，原告經(jīng)寧波歐琳實業(yè)有限公司許可，獲得使用其注冊在第11類商品上的第1685986號和第1797935號“歐琳、OULIN（圖形）”商標的獨家使用權。在其后短短的幾年中，“歐琳”迅速成為家喻戶曉的著名商標和知名企業(yè)。為了“歐琳”品牌的持續(xù)發(fā)展和積累市場知名度，原告每年都在不斷地投入和遞增“歐琳”商標和企業(yè)品牌的廣告宣傳力度。強大寬廣的市場網(wǎng)絡使“歐琳”商標和企業(yè)品牌在國內(nèi)與國際都享有較高的知名度和良好的聲譽，成為廣大消費者認可和熟知的馳名商標和知名企業(yè)。被告上海歐琳電器有限公司成立于2003年1月30日，被告上海歐琳廚具有限公司成立于2004年12月24日，兩被告在明知原告注冊了“歐琳、OULIN框形”等系列商標和原告為知名企業(yè)，并已為廣大消費者熟知的情況下，在上海市工商局注冊了冠名“歐琳”字號的企業(yè)名稱。兩被告的產(chǎn)品與原告的產(chǎn)品相同，現(xiàn)兩被告不但在其生產(chǎn)的產(chǎn)品上突出使用“歐琳”企業(yè)名稱，而且在其廣告宣傳材料中，銷售門店內(nèi)都突出標注了“歐琳”企業(yè)名稱，造成消費者的混淆和誤認。

　　原告認為，原告享有的商標專用權應當受到法律保護。被告在明知原告商標具有極高馳名度的情況下，仍將原告的注冊商標作為企業(yè)名稱中的字號，該行為具有明顯的“搭便車”的故意，足以引起相關公眾誤認為被告與原告存在某種聯(lián)系或誤解為同一市場主體，使他人對商品和服務的來源產(chǎn)生混淆，構成了對原告商標權的侵害，也構成不正當競爭。為維護自身的合法權益，原告請求本院：1、確認原告使用的第1685986號和第1797935號注冊商標為馳名商標；2、判令被告立即停止侵犯原告享有的“歐琳、OULIN框形”、“歐琳、OULIN框形（圖形）”、“歐琳、OULIN（文字）”和“歐琳、OULIN（圖形）”系列注冊商標專用權和對原告的不正當競爭；3、判令被告停止使用含有“歐琳”字樣的企業(yè)名稱；4、判令沒收和銷毀被告現(xiàn)有的侵權物品；5、判令被告在《解放日報》、《新民晚報》上刊登致歉聲明，向原告公開賠禮道歉、消除影響；6、判令被告賠償原告經(jīng)濟損失人民幣40萬元；7、判令被告支付原告合理支出費用和律師費共計人民幣10萬元。

　　兩被告共同辯稱：1、原告作為第1685986號和第1797935號注冊商標的許可使用人起訴，沒有證明商標注冊人不起訴，欠缺前置程序；2、作為上述兩個商標的許可使用人，原告無權請求法院確認上述兩個商標為馳名商標；3、上述兩個商標未達到馳名商標的認定標準；4、被告沒有侵犯原告的注冊商標專用權，也沒有構成對原告的不正當競爭。綜上所述，兩被告請求本院駁回原告的訴訟請求。

　　經(jīng)審理查明，原告成立于1995年8月，經(jīng)營范圍為廚具、潔具、家具、辦公用品、消毒柜、燃氣灶、抽油煙機、制冰機、烤箱、不銹鋼制品的制造、加工、銷售；衛(wèi)生潔具、建筑裝璜材料、水暖器的批發(fā)、零售、代購、代銷；經(jīng)營水槽、水龍頭、廚具及配件的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務。

　　原告自1997年4月28日至2004年2月7日，經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱商標局）核準，先后在第2、3、4、5、6、 7、9、10、11、12、14、16、18、20、21、24、25、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、39、40、 41、42類商品或服務上注冊了“歐琳、OULIN框形”、“歐琳、OULIN框形（圖形）”、“歐琳、OULIN（文字）”和“歐琳、OULIN（圖形）”系列商標共35個（以下均簡稱為“歐琳”商標），其中注冊在第11類商品上的商標的商標注冊證為第994214號，核定使用的商品為盥洗室用導水管設備、衛(wèi)生用水管設備、自來水設備的調節(jié)和保險附件、裝飾噴泉、水管龍頭、管道龍頭、盥洗室、浴室裝置、沖水裝置、蒸氣浴裝置；第1978332號，核定使用的商品為照明器械及裝置、噴燈、汽燈、水暖裝置、供水設備、洗滌槽、衛(wèi)生器械和設備、點煤氣用摩擦點火器（商品截止）。2001年12月21日，寧波歐琳實業(yè)有限公司經(jīng)商標局核準注冊了“歐琳、OULIN（圖形）”商標，商標注冊證為第1685986號，核定使用商品第11類：廚房用抽油煙機、廚房爐灶（烘箱）、煤氣灶、消毒碗柜、冰箱、電炊具、烤肉爐、飲水機。2001年12月31日，以寧波歐琳實業(yè)有限公司為甲方、原告為乙方訂立了一份《商標使用許可合同》，約定甲方將已注冊的使用在第11類廚房用抽油煙機、廚房爐灶（烘箱）、煤氣灶、消毒碗柜商品上的第1685986號商標獨家許可乙方無償使用，許可使用的期限自2001年12月31日至2010年12月30日。雙方又特別約定，甲方授權乙方如遇第三方商標侵權時，乙方可以以自身名義進行法律訴訟。2002年6月28日，寧波歐琳實業(yè)有限公司又在第11類商品冰柜、冰箱（冰盒）、吹干設備和裝置、電暖器、電壓力鍋（高壓鍋）、家用干衣機（電烘干）、烤面包器、空氣調節(jié)器、微波爐（廚房用具）上注冊了“歐琳、OULIN（圖形）”商標，商標注冊證為第1797935號。2002年6月30日，以寧波歐琳實業(yè)有限公司為甲方、原告為乙方又訂立了一份《商標使用許可合同》，約定甲方將已注冊的上述商標獨家許可乙方無償使用，許可使用的期限自2002 年6月30日至2010年6月30日，同時特別約定，甲方授權乙方如遇第三方商標侵權時，乙方可以以自身名義進行法律訴訟。庭審中，原告明確其對上述兩個商標享有排他許可使用權。

　　從1997年至2005年，原告相繼在電視臺、報刊、雜志、網(wǎng)絡、戶外燈箱等媒體上發(fā)布宣傳“歐琳”品牌產(chǎn)品的廣告，并且開展各類促銷活動。2001年2 月，原告注冊并使用在廚具等商品上的“歐琳”商標被浙江省工商行政管理局認定為浙江省著名商標（有效期三年）。2004年1月1日，原告注冊并使用在廚具、水槽商品上的“歐琳、OULIN框形”商標被浙江省工商行政管理局認定為浙江省著名商標（有效期三年）。2005年1月，原告的“歐琳廚具”企業(yè)商號被浙江省工商行政管理局認定為浙江省知名商號。

　　2003年第三季度，上海市質量技術監(jiān)督局對上海市場上吸油煙機、家用燃氣快速熱水器兩類廚房用具進行監(jiān)督抽查，結果由原告的關聯(lián)企業(yè)寧波歐琳廚房電器有限公司生產(chǎn)的“歐琳OULIN”高檔深型吸油煙機因電源連接和外部軟線過細問題被判定為不合格產(chǎn)品。2004年第三季度，上海市家用燃氣灶產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果顯示，由寧波歐琳廚房電器有限公司生產(chǎn)的“歐琳”燃氣灶因煙氣中CO含量問題被判定為不合格產(chǎn)品，后經(jīng)整改，復查合格。

　　被告上海歐琳電器有限公司成立于2003年1月30日，經(jīng)營范圍為家電、太陽能熱水器、廚衛(wèi)用具、燈具、低壓電器開關、水槽、五金交電、水暖潔具、電熱水器的生產(chǎn)、經(jīng)營（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。被告上海歐琳廚具有限公司成立于2004年12月24日，經(jīng)營范圍為櫥柜、辦公用具、家具、地板、水槽、龍頭、家電、電器、廚衛(wèi)用具、太陽能熱水器、水暖潔具的包裝、銷售（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）。上述兩被告的住所地相同，法定代表人為同一人。

　　兩被告生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品有油煙機、水槽、浴霸、燃氣灶、保潔柜等，產(chǎn)品上均有“OSLin”商標標識及“上海歐琳電器有限公司”字樣，其中“上海歐琳”四個字字體較大。被告上海歐琳電器有限公司曾在上海東方電視臺文藝頻道投放產(chǎn)品廣告，為專欄節(jié)目提供獎品實物。此外，兩被告在《新民晚報》、《宜居》等報刊雜志上宣傳自己的企業(yè)和產(chǎn)品時，將自己的企業(yè)名稱簡稱為“上海歐琳”或“上海歐琳電器、上海歐琳廚具”，被告上海歐琳電器有限公司在其網(wǎng)站上將自己的企業(yè)名稱簡稱為“上海歐琳”或“上海歐琳公司”。

　　另查明，原告為本案支付律師費人民幣10萬元。

　　以上事實，有商標注冊證、商標使用許可合同、“浙江省著名商標”證書、“浙江省知名商號”證書、廣告發(fā)布合同、廣告授權合同、廣告費發(fā)票、《寧波日報》、《購房完全指南》、大連新聞網(wǎng)等報刊、雜志、網(wǎng)絡的報道、上海市黃浦區(qū)第一公證處出具的（2005）滬黃一證經(jīng)字第5856號公證書、《電視綜藝欄目客戶參與合同書》、兩被告聯(lián)合印發(fā)的產(chǎn)品介紹單、被告上海歐琳電器有限公司的產(chǎn)品宣傳冊及網(wǎng)頁、兩被告的工商登記資料、律師費發(fā)票、刊登于《新聞晨報》上的 2003年第三季度吸油煙機不合格產(chǎn)品名單、崇明質量技術監(jiān)督網(wǎng)公布的2004年第三季度上海市家用燃氣灶產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果等證據(jù)證實，上述證據(jù)均經(jīng)庭審質證，查證屬實，本院予以確認。

　　本院認為，本案的爭議焦點之一是原告作為第1685986號和第1797935號“歐琳”注冊商標的排他許可使用人是否有權單獨對兩被告的商標侵權行為提起訴訟，以及是否有權請求本院確認上述兩個商標為馳名商標。最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定：“在發(fā)生注冊商標專用權被侵害時，獨占使用許可合同的被許可人可以向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權，可以提起訴訟。”在原告就上述兩個商標與商標注冊人簽訂的《商標使用許可合同》中，特別約定了如遇第三方商標侵權時，甲方（商標注冊人）授權乙方（原告）可以以自身名義進行法律訴訟，故原告據(jù)此單獨起訴被告的商標侵權行為符合商標法及上述司法解釋的規(guī)定，本院應予準許。

　　關于原告是否有權請求本院確認上述兩個注冊商標為馳名商標。本院認為，根據(jù)上述司法解釋第二十二條的規(guī)定，人民法院在審理商標糾紛案件中，可以根據(jù)當事人的請求和案件的具體情況，對涉及的注冊商標是否馳名依法作出認定。但該司法解釋沒有對申請認定馳名商標的主體作出限定，因此，系爭商標的利害關系人為了制止他人的商標侵權行為或不正當競爭行為而提出馳名商標認定申請的，如果確有必要，亦應準許。再者，由法院認定馳名商標只是根據(jù)案件具體情況作出的個案認定，并不會因此損害商標注冊人或其他利害關系人的合法權益。本案中，由于兩被告生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品與原告享有排他許可使用權的商標核定使用的商品屬于相同或類似商品，因而在判斷被告的行為是否構成商標侵權時并無認定馳名商標的必要。但是，為了解決原告商標與被告企業(yè)名稱之間的爭議，原告可以請求本院對上述商標是否構成馳名商標作出判斷。兩被告關于原告作為上述兩個商標的排他許可使用人無權提出馳名商標認定申請的辯解缺乏法律依據(jù)，本院不予采納。

　　本案的爭議焦點之二是原告享有排他許可使用權的兩個商標是否構成馳名商標。我國商標法第十四條規(guī)定：“認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續(xù)時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。”雖然，原告在本案中圍繞以上五個方面展開舉證，但本院認為，從原告提供的證據(jù)證明的事實來看，無論是消費者對原告商標的知曉程度、商標使用的持續(xù)時間，還是商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍，均不足以認定原告享有排他許可使用權的兩個商標為馳名商標。對原告的相關確認請求，本院不予支持。但根據(jù)原告的“歐琳”商標被認定為浙江省著名商標以及原告的“歐琳廚具”企業(yè)商號被浙江省工商行政管理局認定為浙江省知名商號的事實，可以認定原告使用在廚具、水槽產(chǎn)品上的“歐琳”商標是具有一定知名度的商標，原告是具有一定知名度的企業(yè)。

　　本案的爭議焦點之三是被告是否構成對原告的商標侵權和不正當競爭。最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的，屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。“歐琳”文字是原告系列商標中具有顯著性的部分，起到識別原告產(chǎn)品的作用。本案中，兩被告將與原告注冊商標相同的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，其行為足以使相關公眾誤認為其生產(chǎn)的產(chǎn)品來源于原告或與原告有某種聯(lián)系，故根據(jù)商標法和上述司法解釋的規(guī)定，兩被告的行為已經(jīng)構成對原告注冊在第11類商品上的商標專用權的侵害。同時，兩被告將與原告注冊商標相同的文字“歐琳”登記為企業(yè)名稱中的字號，并在相同或類似商品上使用，其行為足以使相關公眾誤認為兩被告與原告存在某種聯(lián)系，進而將兩者的產(chǎn)品混淆為同一市場主體的，因此，本院認定兩被告的行為構成對原告的不正當競爭。兩被告對其商標侵權及不正當競爭行為依法應承擔停止侵害、消除影響、賠償損失的民事責任。關于賠償數(shù)額，由于原告無法舉證證明兩被告因侵權所獲得的利益和原告因侵權所受到的損失，本院依法酌情確定賠償數(shù)額。本案中，由于兩被告同時實施了商標侵權及不正當競爭行為，兩種侵權行為中有部分行為競合，對于競合部分，在確定賠償數(shù)額時不能重復計算。本院在確定賠償數(shù)額時，將考慮兩被告侵權行為的性質、期間、后果，原告商標的知名度和聲譽以及原告為制止侵權行為所支付的合理開支等因素綜合確定。為在合理范圍內(nèi)消除因兩被告侵權行為給原告造成的不良影響，兩被告應在《新民晚報》上刊登聲明，原告要求在《解放日報》上刊登聲明的請求不予支持。關于原告要求沒收和銷毀兩被告現(xiàn)有的侵權物品的訴訟請求，因該請求不屬于民事責任的承擔方式，故應另行處理。至于原告注冊在其他種類商品或服務上的“歐琳”商標，由于其所屬種類的商品或服務與被告生產(chǎn)、銷售的商品既不相同，也不類似，故被告的行為不構成對上述系列注冊商標專用權的侵害。原告的相關訴訟請求沒有法律依據(jù)，本院不予支持。

　　綜上所述，依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第一款第（一）項、第（七）項、第（九）項、第二款、《中華人民共和國商標法》第十四條、第五十二條第（五）項、第五十六條第一款、第二款、《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條第一款、第二款、第二十條、最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項、第二十二條第一款、第二款的規(guī)定，判決如下：

　　一、被告上海歐琳電器有限公司、被告上海歐琳廚具有限公司停止侵害原告寧波歐琳廚具有限公司享有的“歐琳、OULIN框形”、“歐琳、OULIN（圖形）”注冊商標專用權（商標注冊證分別為第994214號和第1978332號），同時停止侵害原告對“歐琳、OULIN（圖形）”注冊商標（商標注冊證分別為第1685986號和第1797935號）所享有的排他許可使用權；

　　二、被告上海歐琳電器有限公司、被告上海歐琳廚具有限公司停止對原告寧波歐琳廚具有限公司的不正當競爭行為；

　　三、被告上海歐琳電器有限公司、被告上海歐琳廚具有限公司應于本判決生效之日起30日內(nèi)變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得包含“歐琳”文字；

　　四、被告上海歐琳電器有限公司、被告上海歐琳廚具有限公司共同賠償原告寧波歐琳廚具有限公司經(jīng)濟損失人民幣30萬元，互負連帶責任，于本判決生效之日起10日內(nèi)履行完畢；

　　五、被告上海歐琳電器有限公司、被告上海歐琳廚具有限公司應于本判決生效之日起30日內(nèi)在《新民晚報》除中縫以外的版面上刊登聲明（內(nèi)容須經(jīng)本院審核），消除因其商標侵權和不正當競爭行為給原告寧波歐琳廚具有限公司造成的不良影響，費用由兩被告共同負擔；

　　六、原告寧波歐琳廚具有限公司的其余訴訟請求不予支持。

　　本案案件受理費人民幣10，010元，由原告寧波歐琳廚具有限公司負擔人民幣2，002元，被告上海歐琳電器有限公司、被告上海歐琳廚具有限公司共同負擔人民幣8，008元。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起15日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市高級人民法院。