上海市高級(jí)人民法院

民事判決書

　?。?003）滬高民三（知）終字第91號(hào)

　　上訴人（原審被告）上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠，住所地：上海市平?jīng)?/a>路179號(hào)。

　　負(fù)責(zé)人楊象瑋，該廠廠長(zhǎng)。

　　委托代理人陸飛，上海市大華律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人梁黛明，上海市大華律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人（原審原告）鄭根仁。

　　委托代理人馮瑞中，上海市一平律師事務(wù)所律師。

　　原審被告上海航空測(cè)控技術(shù)研究所，住所地：上海市金雨路55號(hào)。

　　法定代表人羅雪平，該所所長(zhǎng)。

　　委托代理人馬偉華，該所工作人員。

　　委托代理人梁黛明，上海市大華律師事務(wù)所律師。

　　上訴人上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)江服裝廠）因專利侵權(quán)糾紛一案，不服上海市第二中級(jí)人民法院（2001）滬二中知初字第112號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，于2003年9月11日公開開庭審理了本案。上訴人長(zhǎng)江服裝廠的委托代理人陸飛、梁黛明，被上訴人鄭根仁及其委托代理人馮瑞中、原審被告上海航空測(cè)控技術(shù)研究所（以下簡(jiǎn)稱航空研究所）的委托代理人馬偉華、梁黛明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審法院經(jīng)審理查明：原審原告鄭根仁于1994年8月4日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（國家專利局）申請(qǐng)了名稱為“斷布機(jī)”的實(shí)用新型專利，1995年7月1日被授予專利權(quán)。專利號(hào)為ZL94217925.0，該專利權(quán)利要求的獨(dú)立權(quán)項(xiàng)內(nèi)容為：一種斷布機(jī)，特別是一種裁床電動(dòng)斷布機(jī)，其特征在于由主機(jī)、導(dǎo)軌、軌道、軌道支架和小刀片組成，主機(jī)由串激式電機(jī)、復(fù)位式開關(guān)、圓盤刀片、計(jì)數(shù)器和手柄構(gòu)成，圓盤刀片裝于電機(jī)的中心軸上，主機(jī)固定在導(dǎo)軌支架上，小刀片刀口朝上，通過鋼片彈簧刀架傾斜固定在導(dǎo)軌底座的刀槽中，與圓盤刀片構(gòu)成一個(gè)彈性貼緊剪刀口，軌道兩端由軌道支架固定于裁床上，導(dǎo)軌的底座在軌道表面的滑行槽中滑行。2002年2 月1日，專利復(fù)審委作出第4145號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定。該決定維持鄭根仁專利權(quán)有效。在此次無效請(qǐng)求審查中，鄭根仁對(duì)其專利權(quán)利要求1重新進(jìn)行了劃界，新修改的權(quán)利要求1內(nèi)容如下：一種包括有電機(jī)、導(dǎo)軌、軌道、軌道支架和刀片的斷布機(jī)，其特征在于由串激式電機(jī)、復(fù)位式開關(guān)、圓盤刀片、計(jì)數(shù)器和手柄構(gòu)成的主機(jī)固定在導(dǎo)軌支架上，圓盤刀片裝于電機(jī)的中心軸上，小刀片刀口朝上，通過鋼片彈簧刀架傾斜固定在導(dǎo)軌底座的刀槽中，與圓盤刀片構(gòu)成一個(gè)彈性貼緊剪刀口，軌道兩端由軌道支架固定于裁床上，導(dǎo)軌的底座在軌道表面的滑行槽中滑行。2003年3月27日，專利復(fù)審委又作出第4965號(hào)無效請(qǐng)求審查決定，該決定仍維持鄭根仁專利權(quán)有效。2001年7月18日，根據(jù)原審原告鄭根仁的申請(qǐng)，原審法院作出證據(jù)保全裁定，裁定保全原審被告長(zhǎng)江服裝廠生產(chǎn)的斷布機(jī)樣品及自1999年至2001年7月止其生產(chǎn)銷售涉案斷布機(jī)記錄憑證和財(cái)務(wù)帳冊(cè)。

　　原審法院認(rèn)為：根據(jù)專利法規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖用于解釋權(quán)利要求。經(jīng)將被告長(zhǎng)江服裝廠生產(chǎn)的斷布機(jī)與原告專利保護(hù)的權(quán)利要求相比對(duì)。雖然長(zhǎng)江服裝廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中有些名稱與專利權(quán)利人的權(quán)利要求書的表述不盡相同，但其結(jié)構(gòu)特征與專利權(quán)人的專利在實(shí)施目的、效果及其技術(shù)方案上完全相同，并且，這些相同特征與咨詢專家的認(rèn)定意見也完全一致。因此，法院確認(rèn)被告長(zhǎng)江服裝廠生產(chǎn)的斷布機(jī)落入了原告專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍。關(guān)于兩原審被告長(zhǎng)江服裝廠、航空研究所抗辯稱其使用的技術(shù)是臺(tái)灣速利公司的現(xiàn)有技術(shù)一節(jié)，因該兩被告提供的有關(guān)公證材料僅是一種形式公證，證據(jù)本身無法證明臺(tái)灣速利公司在原審原告專利申請(qǐng)日前已公開原告專利的結(jié)構(gòu)特征。因此，對(duì)兩被告提供的證據(jù)及抗辯理由，法院不予采信。關(guān)于賠償損失一節(jié)，根據(jù)法律規(guī)定，實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利。由于原審被告長(zhǎng)江服裝廠的行為，構(gòu)成了對(duì)原審原告鄭根仁專利的侵權(quán)，長(zhǎng)江服裝廠應(yīng)依法承擔(dān)停止侵權(quán)、賠禮道歉、賠償損失等民事責(zé)任。我國專利法規(guī)定，侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；被侵權(quán)人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。沒有專利許可使用費(fèi)可以參照或者專利許可使用費(fèi)明顯不合理的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)等因素確定賠償數(shù)額。由于原告鄭根仁提出賠償數(shù)額的主要依據(jù)來源于其與案外人簽訂的專利實(shí)施許可合同，其提供的履行合同情況的證明無法進(jìn)行一一印證，且該實(shí)施許可費(fèi)明顯偏高，法院結(jié)合涉案專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)、情節(jié)和數(shù)量等因素綜合予以確定。另因被告長(zhǎng)江服裝廠不具有法人資格，被告航空研究所作為其開辦單位，應(yīng)依法連帶承擔(dān)被告長(zhǎng)江服裝廠的賠償責(zé)任。據(jù)此，依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第一款第（一）項(xiàng)、第（七）項(xiàng)、第（十）項(xiàng)、《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第五十六條第一款、第六十條、《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十一條的規(guī)定，判決：一、上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠停止對(duì)鄭根仁所享有的名稱為“斷布機(jī)”實(shí)用新型專利權(quán)（專利號(hào)為ZL94217925.0）的侵害；二、上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠在上?！缎旅裢韴?bào)》上向鄭根仁賠禮道歉；三、上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠賠償鄭根仁經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬元，上海航空測(cè)控技術(shù)研究所對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。四、鄭根仁的其他訴訟請(qǐng)求不予支持。案件受理費(fèi)人民幣7760元，由鄭根仁負(fù)擔(dān)2772元，上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠、上海航空測(cè)控技術(shù)研究所共同負(fù)擔(dān)4988元。專家證人咨詢費(fèi)人民幣500元，由上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠、上海航空測(cè)控技術(shù)研究所共同負(fù)擔(dān)。

　　一審判決后，長(zhǎng)江服裝廠不服，向本院提起上訴。其主要上訴理由為：一、一審判決程序不當(dāng)，上海交通大學(xué)王錫麟受一審法院委托出具咨詢意見書，并作為法院認(rèn)定上訴人侵權(quán)成立的唯一依據(jù)，明顯違反人民法院關(guān)于鑒定的程序規(guī)定；二、一審判決認(rèn)定的事實(shí)不清，上訴人在一審階段提供的以及二審新提供的證據(jù)均證明被上訴人的專利已喪失新穎性，上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)斷布機(jī)產(chǎn)品運(yùn)用的是公知技術(shù)，故不構(gòu)成專利侵權(quán)；三、一審法院判決確定的10萬元賠償數(shù)額明顯偏高。請(qǐng)求二審法院查明事實(shí)，依法改判。

　　鄭根仁及其委托代理人答辯稱：關(guān)于程序問題，王錫麟是作為科委推薦的專家證人向一審法院出具意見書的，程序上符合法律規(guī)定。關(guān)于系爭(zhēng)專利的新穎性問題，國家專利復(fù)審委員會(huì)的三次無效宣告請(qǐng)求決定書已對(duì)此作了明確審查與答復(fù)，現(xiàn)上訴人二審中提供的證據(jù)均無事實(shí)法律依據(jù)，一審法院認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確。請(qǐng)求二審法院駁回上訴，維持原判。

　　二審期間，上訴人長(zhǎng)江服裝廠提供的新的證據(jù)材料為：1、由國家輕工業(yè)服裝洗滌機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心出具的關(guān)于臺(tái)灣速利公司生產(chǎn)的ST－360斷布機(jī)與上訴人長(zhǎng)江服裝廠生產(chǎn)的斷布機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較的鑒定報(bào)告一份；2、由國家輕工業(yè)服裝洗滌機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心出具的關(guān)于臺(tái)灣佑圣公司生產(chǎn)的BC360斷布機(jī)與上訴人長(zhǎng)江服裝廠生產(chǎn)的斷布機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較的鑒定報(bào)告一份；上述證據(jù)1－2以證明上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)斷布機(jī)產(chǎn)品與速利、佑圣公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一致，是仿制1990年和 1993年生產(chǎn)、銷售的臺(tái)商產(chǎn)品而成的。3、上海杰信拋磨材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱杰信公司）出具的其于1993年從臺(tái)灣進(jìn)口并在上海報(bào)關(guān)入滬的臺(tái)灣佑圣公司生產(chǎn)的BC－360斷布機(jī)的情況說明以及相關(guān)訂單、發(fā)票、提單、報(bào)關(guān)單、安裝圖等憑證共11份，以證明BC－360斷布機(jī)在1993年前已在臺(tái)灣公開生產(chǎn)、銷售，該公司進(jìn)口后，目前仍在使用，故上訴人使用的是公知技術(shù)，不構(gòu)成侵權(quán)。

　　被上訴人鄭根仁質(zhì)證認(rèn)為，對(duì)于證據(jù)1、2，該證據(jù)不符合民事證據(jù)規(guī)則規(guī)定的二審新證據(jù)范圍，不屬于新證據(jù)。同時(shí)由于是上訴人單方面作的鑒定，沒有對(duì)鑒定機(jī)關(guān)作資質(zhì)審查，鑒定的基礎(chǔ)材料也未經(jīng)當(dāng)事人認(rèn)可，故對(duì)其形式要件也不予認(rèn)可。關(guān)于證據(jù)3，由于大部分均為復(fù)印件，且有些證據(jù)為境外形成，未辦理公證認(rèn)證手續(xù)，也未有中文翻譯件，在形式上不符合法律規(guī)定，對(duì)此也不予認(rèn)定。

　　本院對(duì)上訴人長(zhǎng)江服裝廠提供的新的證據(jù)材料認(rèn)證如下：關(guān)于證據(jù)1，雖然關(guān)于臺(tái)灣速利公司生產(chǎn)的ST－360斷布機(jī)與上訴人長(zhǎng)江服裝廠被控侵權(quán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較的鑒定報(bào)告形成于一審?fù)徑Y(jié)束以后，但作為鑒定委托人的上訴人提供的鑒定材料在一審階段已經(jīng)形成，也就是說其在一審就應(yīng)當(dāng)而且能夠提供用以鑒定，故該鑒定報(bào)告不符合民事證據(jù)規(guī)則中二審新證據(jù)的范圍，本院不予采納。關(guān)于證據(jù)2，根據(jù)上訴人提供鑒定的材料反映，由于杰信公司出具的有關(guān)情況說明等資料、產(chǎn)品實(shí)樣等系一審?fù)徱院笮掳l(fā)現(xiàn)的證據(jù)，故屬于最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中“二審新證據(jù)”的范圍。但由于該鑒定系上訴人單方面委托案外人作出的，鑒定材料事先未經(jīng)雙方當(dāng)事人質(zhì)證或者核對(duì)，現(xiàn)被上訴人又不予認(rèn)可，故該鑒定結(jié)論不是合法有效的證據(jù)，本院對(duì)此不予采納。關(guān)于證據(jù)3，該組證據(jù)中雖然只有杰信公司的情況說明系原件，但由于其他訂單、提單、報(bào)關(guān)單等一系列單證能相互印證，故可以作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)材料。且上述證據(jù)均系一審?fù)徱院笮掳l(fā)現(xiàn)的證據(jù)，故屬于最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中“二審新證據(jù)”的范圍。但縱觀該組證據(jù)，其中安裝圖沒有形成時(shí)間信息，其他證據(jù)本身也不能反映出臺(tái)灣佑圣公司BC－360斷布機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，即與上訴人主張的抗辯侵權(quán)不成立的公知技術(shù)的技術(shù)方案、特征無法對(duì)應(yīng)。

　　據(jù)此，本院確認(rèn)，原審法院認(rèn)定的事實(shí)屬實(shí)。

　　本院認(rèn)為：

　?。ㄒ唬┕夹g(shù)又稱已有技術(shù)、現(xiàn)有技術(shù)，是指專利申請(qǐng)日前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。自由公知技術(shù)是指已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域的公知技術(shù)，任何人均可以無償實(shí)施。在本案專利訴訟中，上訴人以自己實(shí)施的是自由公知技術(shù)為由作出不侵權(quán)抗辯，其就應(yīng)當(dāng)向法院充分證明自己實(shí)施的自由公知技術(shù)的完整的技術(shù)方案，以使法院對(duì)被控侵權(quán)技術(shù)與公知技術(shù)是否構(gòu)成相同或等同進(jìn)行對(duì)比判斷，進(jìn)而審查公知技術(shù)的抗辯是否成立。雖然上訴人在二審中提供了部分新證據(jù)，但該組證據(jù)無法證明上訴人稱其使用的是公知技術(shù)這一事實(shí)，其所謂運(yùn)用自由公知技術(shù)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯的主張不能成立。在此前提下，經(jīng)將上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與系爭(zhēng)專利的技術(shù)特征相比對(duì)，兩者在目的、手段、效果上相同，故上訴人生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品落入了系爭(zhēng)專利斷布機(jī)的保護(hù)范圍，違反了專利法有關(guān)實(shí)用新型專利被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)其許可不得實(shí)施其專利的規(guī)定，構(gòu)成專利侵權(quán)。上訴人稱原判認(rèn)定事實(shí)不清，其行為不構(gòu)成侵權(quán)的上訴理由缺乏事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予支持。

　?。ǘ?jù)查，一審法院為查明上訴人被控侵權(quán)的斷布機(jī)產(chǎn)品以及被上訴人的系爭(zhēng)實(shí)用新型專利“斷布機(jī)”的技術(shù)特征之間的異同，委托王錫麟作為專家證人出具了咨詢意見書，并通知其出庭接受了當(dāng)事人詢問，在程序上并無不當(dāng)，且其出具的咨詢意見書也并未被一審法院作為侵權(quán)認(rèn)定的唯一依據(jù)，原審法院是綜合其他相關(guān)證據(jù)作出最終判決的。故上訴人稱一審法院在程序上違反有關(guān)法律的規(guī)定的上訴理由亦不能成立。

　?。ㄈ╆P(guān)于本案的賠償數(shù)額問題，經(jīng)查，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，在審理專利侵權(quán)案件中，當(dāng)被侵權(quán)的權(quán)利人的損失難以計(jì)算，侵權(quán)行為人沒有獲得利潤或者利潤無法查明時(shí)，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人遭受侵害的實(shí)際情形酌情確定賠償額。原審法院參照系爭(zhēng)專利的類別、上訴人侵權(quán)行為的情節(jié)、主觀過錯(cuò)程度等因素，酌情確定上訴人賠償被上訴人人民幣10萬元并無不當(dāng)，上訴人的此節(jié)上訴理由同樣不能成立，本院亦不予支持。

　　（四）關(guān)于侵犯專利權(quán)的民事責(zé)任問題。因?qū)＠麢?quán)主要是一種財(cái)產(chǎn)權(quán)，根據(jù)專利法的規(guī)定，侵權(quán)專利權(quán)的民事責(zé)任形式也以停止侵權(quán)行為，賠償損失為主。本案中，權(quán)利人即被上訴人未提供證據(jù)證明其精神權(quán)利受到損害，故本案侵權(quán)人即上訴人無須承擔(dān)賠禮道歉的民事責(zé)任。原審法院判決上訴人長(zhǎng)江服裝廠在《新民晚報(bào)》上向被上訴人鄭根仁賠禮道歉，確有不妥，本院對(duì)此予以糾正。

　?。ㄎ澹┯捎诒景傅那謾?quán)事實(shí)發(fā)生在2001年7月1日以前， 根據(jù)最高人民法院的《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，本案應(yīng)適用修改前的專利法即1992年9月4日全國七屆人大常務(wù)委員會(huì)修訂的《中華人民共和國專利法》。一審法院對(duì)此未予以區(qū)分，本院將一并予以糾正。

　　綜上，原審判決事實(shí)認(rèn)定清楚，適用法律部分有誤，故依照全國人大常務(wù)委員會(huì)1992年修訂的《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第五十九條第一款，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：

　　一、維持上海市第二中級(jí)人民法院（2001）滬二中知初字第112號(hào)民事判決主文第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及訴訟費(fèi)和鑒定費(fèi)負(fù)擔(dān)部分。

　　二、撤銷上海市第二中級(jí)人民法院（2001）滬二中知初字第112號(hào)民事判決主文第二項(xiàng)。

　　本案二審訴訟費(fèi)人民幣7，760元，由上訴人上海長(zhǎng)江服裝機(jī)械廠負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

　　審 判 長(zhǎng) ?須建楚

　　代理審判員 ?馬劍峰

　　代理審判員 ?李 瀾

　　二OO三年十一月十四日

　　書 記 員 ?樂 靜