【案情】

原告曾某能于2008年5月獲得“型材”外觀設計專利權，該專利設計的主視圖呈“X”形狀，處于有效期。

2010年3月，被告深圳美術公司與五礦證券公司簽訂《建筑裝飾工程施工合同》，約定由被告承包五礦證券公司榮超經(jīng)貿(mào)中心大廈48、49層的裝飾工程，采用包工包料方式。被告從市場上購買建材產(chǎn)品，其中一款建材產(chǎn)品之外觀設計與原告的專利設計相近似，落入原告專利權的保護范圍。經(jīng)現(xiàn)場勘驗，查明：該款產(chǎn)品是作為裝飾工程墻壁隔斷的建材，其無法單獨直接使用，而是必須與木板、固定膠條等其他建材進行結(jié)合、加工，固定在一起后形成一個結(jié)合緊密的整體，這樣才能實現(xiàn)該款建材產(chǎn)品的支撐、隔斷墻壁的功能;被控侵權產(chǎn)品安裝于裝修工程的墻板內(nèi)，從外部無法被看見。

原告認為被告未經(jīng)許可在上述裝飾工程中使用涉案專利產(chǎn)品，侵害了其外觀設計專利權，要求被告承擔責任。

2013年1月，深圳中院經(jīng)審理認為，被告在裝修工程中使用被控侵權產(chǎn)品應定性為專利法上的使用行為，被告使用原告的外觀設計專利產(chǎn)品不侵權，判決駁回原告的訴訟請求。2013年9月，廣東高院維持一審判決。

【分歧】

第一種觀點認為，被告的行為構成專利法上的銷售行為。理由是：被告基于履行與業(yè)主之間簽訂的裝飾工程合同，從市場上采購外觀設計專利產(chǎn)品后，用于其承包的施工工程，工程竣工驗收后，被告將施工成果交付給業(yè)主，業(yè)主向被告支付相應的工程款。分析被告的行為可以看出，被告先買進專利產(chǎn)品，然后交付含有被控侵權產(chǎn)品的工程成果給業(yè)主，該行為與買賣被控侵權產(chǎn)品無異，故被告的行為在本質(zhì)上構成以銷售方式侵害原告的外觀設計專利權。因被告舉證證明，其從市場上合法購得被控侵權產(chǎn)品，且主觀上為善意，故被告只需停止侵權，而無須承擔賠償責任。

第二種觀點認為，被告在裝修工程中使用專利產(chǎn)品，該行為既不是專利法控制的銷售行為，亦不是專利法控制的使用行為。理由是，被告從案外人處購得專利產(chǎn)品后，并未再銷售專利產(chǎn)品，而是將其用于裝修隱蔽工程，故被告沒有銷售專利產(chǎn)品;被告在完成裝修工程后，將施工成果交付給業(yè)主，其并未使用專利產(chǎn)品。故被告的行為沒有侵害原告的專利權，原告對被告的訴請不應被法院支持。

第三種觀點認為，被告的行為不構成銷售行為，被告僅僅是在裝修工程中使用被控侵權產(chǎn)品，該行為應被定性為使用行為，而非銷售行為。理由是：認定被告的行為屬于哪類性質(zhì)的行為，應從該行為的本質(zhì)出發(fā)，關鍵要看專利產(chǎn)品對于被告所實現(xiàn)的價值，如專利產(chǎn)品對被告而言，其實現(xiàn)的僅是該產(chǎn)品的市場價值，則應認定該行為屬于銷售行為;如其實現(xiàn)的僅是該產(chǎn)品的使用價值，則應認定該行為屬于使用行為。被告使用的是專利產(chǎn)品的使用價值，而非銷售價值。依據(jù)我國專利法的規(guī)定，使用外觀設計專利產(chǎn)品不屬于侵害外觀設計專利權的行為，故被告使用專利產(chǎn)品，不構成對原告專利權的侵害，原告的訴請應被駁回。

【評析】

使用外觀設計專利產(chǎn)品裝修應為專利法上的使用行為不侵權

1、外觀設計專利權控制的行為范圍

外觀設計專利是專利權人基于其智力活動而創(chuàng)造出的工業(yè)產(chǎn)品之新設計，該設計必須以產(chǎn)品為依托，通過工業(yè)產(chǎn)品之載體來表現(xiàn)，從而實現(xiàn)外觀設計與特定產(chǎn)品的結(jié)合。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的外觀設計專利產(chǎn)品為準。基于外觀設計專利是無形的工業(yè)產(chǎn)品設計方案與有形的工業(yè)產(chǎn)品相結(jié)合的特征，法律要妥善地規(guī)制與保護外觀設計專利權，只能從調(diào)整有形的專利產(chǎn)品的制造、銷售、許諾銷售、進口等環(huán)節(jié)入手。基于專利“專有權利”的絕對權性質(zhì)，依據(jù)我國專利法的規(guī)定，外觀設計專利權人有權阻止他人未經(jīng)許可實施其專利，即任何單位或個人不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、銷售、許諾銷售、進口其外觀設計專利產(chǎn)品。除非法律有例外規(guī)定，任何單位或者個人未經(jīng)外觀設計專利權人的許可，都不得以生產(chǎn)經(jīng)營為目的實施上述受外觀設計專有權利控制的行為，否則構成侵犯專利權。換句話說，外觀設計專利權控制制造、銷售、許諾銷售、進口專利產(chǎn)品這四種特定行為，該四種行為以外的其他行為，不屬于外觀設計專利權控制的范圍。

制造外觀設計專利產(chǎn)品，屬于專利產(chǎn)品向市場流通的首要環(huán)節(jié)，為了從源頭上防止專利侵權行為的發(fā)生，我國專利法對外觀設計專利產(chǎn)品的制造行為實行“絕對保護”規(guī)則，即只要是未經(jīng)專利權人許可生產(chǎn)制造了專利產(chǎn)品，除存在法定免責事由外，非法制造人將承擔停止侵權及賠償損失的民事責任。

銷售外觀設計專利產(chǎn)品是指專利產(chǎn)品的所有權人通過買賣、贈與等方式，將其專利產(chǎn)品的所有權從一方轉(zhuǎn)移到另一方。就外觀設計被控侵權產(chǎn)品的銷售商而言，其參與市場交易的活動處于交易鏈條的下端，法律課以其保護專利權的義務與制造商不同，為保護交易的安全，專利法一般規(guī)定，當外觀設計專利侵權產(chǎn)品的銷售商能舉證證明其銷售的侵權產(chǎn)品有合法來源，且主觀上為善意時，其只需承擔停止侵權的民事責任，而無需承擔賠償責任。

2、從銷售行為的視角分析被告的行為不構成專利侵權

從民事法律的角度看，所謂銷售行為是指出賣人和買受人之間發(fā)生的一種交易行為，即出賣人將標的物的所有權轉(zhuǎn)移給買受人，由買受人支付相應價款給出賣人，從而實現(xiàn)交易雙方交易目的的行為。從本案來看，被告因與業(yè)主簽訂包工包料裝飾工程施工合同，基于施工需要而從市場上購買專利產(chǎn)品，并在裝飾工程的隱蔽工程中使用該專利產(chǎn)品，被告并沒有銷售專利產(chǎn)品，在完成裝修工程后，被告將施工成果交付給業(yè)主，被告的行為顯然不符合上述關于銷售行為的定性。因為被告與業(yè)主之間發(fā)生的是裝飾工程施工合同關系，該關系以交付不動產(chǎn)上的裝修成果并由相對方支付工程款為主要特征，這與基于銷售而發(fā)生的買賣關系存在質(zhì)的區(qū)別。

值得注意的是，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十二條第二款規(guī)定，“將侵犯外觀設計專利權的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為，但侵犯外觀設計專利權的產(chǎn)品在該另一產(chǎn)品中僅具有技術功能的除外”，該條是關于銷售外觀設計專利產(chǎn)品的特殊規(guī)定，又稱特殊條款。適用該特殊條款必須要滿足以下三個條件：將外觀設計專利產(chǎn)品用作零部件來制造另一產(chǎn)品、該外觀設計專利產(chǎn)品在另一產(chǎn)品中并非僅具有技術功能(比如說該產(chǎn)品還能給人帶來視覺上的美感)、銷售另一產(chǎn)品。如某一行為不符合上述三個條件中的任何一個條件，就無適用該條款的余地。從本案來看，被告將涉案被控侵權產(chǎn)品作為零部件用于裝飾隱蔽工程，但從裝修好的工程中看不見該專利產(chǎn)品，該專利產(chǎn)品在裝修隱蔽工程中僅具有技術功能，而不會產(chǎn)生視覺效果，故被告的行為不滿足上述特殊條款中的第二個條件，因此，參照適用該特殊條款，仍無法認定本案被告的行為構成以銷售方式侵犯原告的外觀設計專利權。另從文意解釋法來看，不滿足該條司法解釋第二個條件的行為，仍應被定性為專利法上的使用行為。

3、從使用行為的角度分析被告的行為不構成專利侵權

使用外觀設計專利產(chǎn)品是指，外觀設計專利產(chǎn)品制造出來后，對該外觀設計專利產(chǎn)品加以利用的行為，從而實現(xiàn)該產(chǎn)品使用價值的行為。使用外觀設計專利產(chǎn)品的方式通常包括：1.使用者可以利用專利產(chǎn)品以獲得其所能產(chǎn)生的效果;2.使用者可以利用專利產(chǎn)品作為手段來制造其他產(chǎn)品;3.使用者可以利用專利產(chǎn)品作為零部件來生產(chǎn)出其他產(chǎn)品。

由于外觀設計的客體是產(chǎn)品的外觀，看重的是產(chǎn)品的外觀給人帶來賞心悅目的視覺美之感受，正是因為這種原因，有時外觀設計產(chǎn)品與實用藝術品很難進行區(qū)分。從本質(zhì)上說，人們使用外觀設計專利產(chǎn)品時，通常僅是使用該產(chǎn)品的實用功能，從而實現(xiàn)外觀設計專利產(chǎn)品的使用價值。我們一般說使用專利產(chǎn)品的功能(實現(xiàn)其使用價值)，對外觀設計專利產(chǎn)品則采用欣賞其美感的措詞，我們一般不會說使用外觀設計專利產(chǎn)品的美感這種表達方式，換句話說，使用行為的對象通常不大可能是外觀設計專利產(chǎn)品的美感，而應是該產(chǎn)品的使用價值。可能正是基于該原因，我國專利法規(guī)定，外觀設計專利權并不控制對外觀設計專利產(chǎn)品進行使用的行為，使用行為并不侵犯外觀設計專利權。

從本案來看，被告使用的被控侵權產(chǎn)品與專利產(chǎn)品均為建材，二者屬于同類產(chǎn)品。同時，被告使用的被控侵權產(chǎn)品亦呈“X”形狀，經(jīng)過對比，該被控侵權產(chǎn)品的外觀設計與涉案專利設計相近似。被告使用的被控侵權產(chǎn)品在裝修工程中主要起到支撐、隔斷墻壁的作用。被告作為受托方，在裝修隱蔽工程中使用該外觀設計專利產(chǎn)品，其目的是使用該產(chǎn)品的上述使用功能，且裝修工程完工后，從外觀上觀察涉案的裝修工程，并不能看到被控侵權產(chǎn)品。如此一來，相對于原告的外觀設計專利而言，本案被告的行為應被定性為專利法上的使用外觀設計專利產(chǎn)品的行為。由于我國專利法并未規(guī)定使用外觀設計專利產(chǎn)品構成侵權，因此，本案被告在裝修工程中使用涉案外觀設計專利產(chǎn)品的行為，沒有侵害原告的外觀設計專利權。

作者：祝建軍

(作者單位：廣東省深圳市中級人民法院)

來源：人民法院報